自知识产权制度建立以来,禁止重复授权原则一直是各国专利制度的一项基本原则。禁止对同样的发明创造授予多项专利权,是为了防止权利之间存在冲突。具体来说,禁止重复授权不仅避免了不同权利人之间因为享有相同权利而可能造成的权利冲突问题,同时也避免了同一权利人就相同知识产权获得双项保护的现象。
我国1992年专利法实施细则第十二条第一款和现行专利法实施细则第十三条第一款均规定:“同样的发明创造只能被授予一项专利”。根据上述条款的规定,禁止重复授权是指同样的发明创造不能有多项出于有效状态的专利权同时存在。而该条款中所述的“同样的发明创造”是指两件或两件以上申请(或专利)中存在保护范围相同的权利要求。
在过往的实践中,我国专利法对于同样的发明创造已经形成了一定的判断原则。如《审查指南》第二部分第三章第6.1节所述:为了避免重复授权,在判断释放为同样的发明创造时,应当将两件发明或实用新型专利申请或专利的权利要求书的内容进行比较,而不是将权利要求书与专利申请或专利文件的全部内容进行比较。判断时,如果一件专利申请或专利的一项权利要求与另一件专利申请或专利的某一项权利要求保护范围相同,应当认为它们是同样的发明创造。两件专利申请或专利说明书的内容相同,但其权利要求保护范围不同的,应当认为所要求保护的发明创造不同。例如,同一申请人提交的两件专利申请的说明书都记载了一种产品以及制造该产品的方法,其中一件专利申请的权利要求书要求保护的是产品,另一件专利申请的权利要求书要求保护的是制造该产品的方法,应当认为要求保护的是不同的发明创造。同时,要注意,权利要求保护范围仅部分重叠的,不属于同样的发明创造。例如,权利要求中存在以连续的数值范围限定的技术特征的,其连续的数值范围与在先发明或者实用新型专利申请或专利权利要求中的数值范围不完全相同的,不属于同样的发明创造。
同时,自原中国专利局于1995年9月28日发布《审查指南公报》第6号起,国务院专利行政部门允许同一申请人就同样的发明创造既申请实用新型专利又申请发明专利,但在后授权时申请人须放弃在前授权的专利。该行政规章自确立以来,已经实施了十几年。但是2008年的一个案件提出了如下疑问:上述相关行政操作是否符合专利法上的禁止重复授权原则?如果不符合,那么过去十几年来我国专利局过去依此授予的数千件专利的生死存亡问题将是一个大大的问号。
上述疑问在济宁无压锅炉厂诉国家知识产权局专利复审委员会、第三人舒学章发明专利无效纠纷提审案得到最终判决之后得到了解答。
该案涉及专利权人舒学章于1992年申请的“一种高效节能双层炉排反烧锅炉”发明专利,权利要求书为:“一种立式或卧式双层炉排平面波浪型反烧炉排锅炉,其特征是上层水管反烧炉排是平面波浪型布置。”济宁无压锅炉厂以违反禁止重复授权原则为由请求宣告该专利无效,提交的对比文件是舒学章于1991年申请并在本专利授权日前已经终止的一项实用新型专利,权利要求书为:“1、一种主要由反烧炉排[2]、正烧炉排[1]和炉体[3]构成的高效节能双层炉排反烧锅炉,本实用新型的特征在于正烧炉排[1]和反烧炉排[2]的各个炉条是间隔的一上、一下分两层构成波浪形排列。”专利复审委员会认为,涉案发明专利授权时该实用新型专利已经终止,不存在两个专利权共存的情况,因此本发明专利权的授予不违反禁止重复授权的规定,维持专利权有效。一审法院维持复审委的决定。二审法院认为,重复授权是指同样的发明创造被授予两次专利权,本案实用新型专利终止后又授予发明专利,相当于把已进入公有领域的技术又赋予了专利权,应属重复授权,遂撤销一审判决和复审委决定。最高人法院再审判决认为,专利法所称的同样的发明创造是指保护范围相同的专利申请或者专利,在判断方法上应当仅就各自请求保护的内容进行比较即可,本案涉案两个专利不属于同样的发明创造;专利法上的禁止重复授权是指同样的发明创造不能有两项或者两项以上的处于有效状态的专利权同时存在,而不是指同样的发明创造只能被授予一次专利权,有关的行政操作并不违背立法精神。遂撤销二审判决,维持一审判决和复审委决定。
最高人民法院在本案中阐明了对禁止重复授权原则的理解与适用,明确了在现行专利法立法框架下相关行政操作的合法性,同时澄清了专利法上“同样的发明创造”的概念的内涵,即专利法上的禁止重复授权是指同样的发明创造不能有两项或者两项以上的处于有效状态的专利权同时存在,而不是指同样的发明创造只能被授予一次专利权。至此,近年来国内热议、国际关注的这起专利案件以其最终判决结果说明了有关的行政操作并不违反关于“禁止重复授权”的立法精神。
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