一、前言

　　在代理实务中，申请人对申请文件进行修改是普遍存在的现象，代理人应当对修改文件给予足够的重视。对专利申请修改的最终责任由申请人自己来承担，专利法实施细则第64条明确规定，被授权的专利不符合专利法第33的规定是宣告专利权无效的理由，如果将一件存在修改超范围缺陷的专利授权，这样被授予的专利权也是不稳定的，这种后果对申请人非常不利。

　　在实践中，对于修改是否超范围的判断有时是比较复杂的问题，本文试图对中、欧关于申请文件修改是否超出原申请文件记载的范围（简称“是否超范围”）的判断进行概括、介绍和比较，希望能够对我们关于修改是否超范围带来一些启发。

　　二、我国关于申请文件修改是否超范围的规定及其审查

　　（一）专利法第33条的规定及其立法宗旨

　　我国专利法第33条明确规定：申请人可以对其专利申请文件进行修改，但是，对发明和实用新型专利申请文件的修改不得超出原说明书和权利要求书记载的范围。作出该规定的出发点在于：

　　1）我国专利制度采用先申请制，因此不能允许申请人在申请日后通过修改而引入原说明书和权利要求书中未记载的新的技术内容，否则对于公众来说是不公平的；

　　2）原申请文件中难免会存在用词、表达不准确、权利要求书与说明书不一致、权利要求要求保护的范围过宽等缺陷，如果不克服这些缺陷，就会影响专利保护范围的确定性，甚至导致申请人无法获得专利权，同时也会影响公众对专利信息的利用。

　　（二）修改是否超范围的审查和判断

　　修改是否超范围的判断基准是：原说明书和权利要求书记载的范围。这个范围首先包括原说明书和权利要求书文字记载的内容，还包括根据文字记载的内容和说明书附图而直接、毫无疑义地确定的内容，这两方面共同界定的内容构成原说明书和权利要求书记载的范围。不包括任何优先权文件的内容。

　　审查员的审查原则是：如果申请的内容通过增加、改变和/或删除其中的一部分，导致所属技术领域的技术人员看到的信息与原申请公开的信息不同，而且又不能从原申请公开的信息中直接、毫无疑义地确定，那么，修改就是不允许的。

　　审查员审查的一般方法是：将修改文本与相应的原始文本进行比较，找出修改的技术特征；研究原始申请文本，判断所修改的内容在原申请中是否有明确的记载。①如果修改的技术特征在原文中有直接的记载，还需进一步判断修改后得到的技术方案作为一个整体是否也是已经公开的；②如果没有记载，则需判断所修改的内容能否根据文字记载的内容和说明书附图直接、毫无疑义地确定。

　　下面把对申请文件的修改分为增加、改变、删除三种方式，分析在代理实务中经常遇到的各种具体情况的判断方法。需要说明的是，这里只是概括性的描述，在实践中，对于修改涉及到的具体技术内容，还是应当根据具体案情基于所属领域的技术知识进行具体的分析。

　　1、增加技术特征的修改。为表述方便，假设原申请文件记载的是A＋B＋C，增加技术特征后修改为A＋B＋C＋D。对于这种修改，通常的判断方法是，首先看所增加的技术特征在原说明书（包括附图）和权利要求书中是否有直接的、明确的记载，

　　（1）如果没有记载，这样的修改一般不能允许；有一种情况是，申请人声称所增加的技术特征为公知常识，由于对公知常识的判断没有统一的标准和尺度，也可能无法预见增加公知常识之后是否对原公开的技术方案具有其它影响，是否会带来不同的技术效果，因此这时候应当谨慎处理；

　　（2）如果有记载，则需判断原申请文件记载的技术特征D与技术特征A＋B＋C之间是否属于分离的技术特征，原申请中是否明确提及技术特征D与A＋B＋C之间的关联，如果是分离的特征，原申请中也没有暗示或教导它们之间可以组合，那么这种增加则不允许。

　　2、改变技术特征的修改。此时修改可能导致技术方案的改变或者保护范围的扩大。改变有很多种表现形式，常见的有下列情形：

　　（1）这种改变为更正明显错误的修改，当本领域技术人员能够识别原申请文件中存在的明显错误，也能识别唯一正确的修改方式为时，这种修改不会引入新的内容，是允许的；

　　（2）改变后的技术特征在原申请文件中完全没有依据，举例来说，将不明确的、模糊的内容改为明确具体的内容，例如把“较高温度”修改为“高于60℃的温度”、将“加入适量的水”修改为“加入42-83份的水”，这样的修改不允许；修改后的技术内容与原申请文件记载的完全不同，例如改变了各构件之间的顺序或者连接关系，这样的修改不允许。

　　（3）将原申请文件记载的具体的或下位的技术特征，修改为一般性的或上位的特征，如果修改后“上位化”的概念在原始申请文件中没有直接或隐含地公开，这样的修改不允许。

　　举例来说，将具有具体结构的特征改为“功能性术语＋装置”，例如将原申请文件中记载的“定位导辊”修改为“自动确定织物的侧向位置的装置”，这样的修改是不允许的；由原始公开的“一个”修改为“至少一个”、由“铁、铜、铝”修改为“金属”也都是不允许的。

　　（4）由原申请文件中记载的封闭式限定改变为开放式限定，例如“…由A、B和C组成”改为“…包括A、B和C”，这样的修改实际上改变了技术方案，也扩大了范围，这种修改不能允许。

　　（5）改变数值范围的情况。需要注意的是，必须满足以下两个条件才能被允许：①修改后的数值范围落在原申请文件公开的数值范围内；②修改后的数值范围的端值在原申请文件中已经明确公开。

　　对于“Disclaimer”方式的修改，只有当申请人能够根据原申请文件记载的内容证明当某特征取所“放弃”的数值时，发明不可能实施，或者取经“放弃”后所得的数值范围时，发明具有新颖性和创造性，这样的修改才能被允许。

　　3、删除技术特征的修改。在说明书中删除技术特征，可能会改变原始记载的技术方案，在权利要求书中删除技术特征往往会导致保护范围变大（删除选择性特征除外，删除选择性技术特征是允许的）。对于删除技术特征的情况，应分析该技术特征在整个技术方案中的作用，删除技术特征后技术方案是否还是完整的，是否还能解决发明所要解决的技术问题，权利要求的保护范围是否超出了说明书记载的范围。

　　（1）如果从独立权利要求中删除在原说明书中始终作为发明必要技术特征加以描述的技术特征，这种删除不允许。例如，在独立权利要求中，在集电基板的开口边缘具有“突起的翅片部分”这一技术特征中删除“翅片”（注：一种不规则的类似锯齿状的结构），而在原说明书中记载翅片部分起到使涂布的电极合剂保持在集电基板上等作用，并且在说明书的描述中自始至终将翅片作为必要技术特征，在独立权利要求中删除该特征不允许。

　　（2）如果从权利要求中删除在说明书中明确认定的关于具体应用范围的限定，不允许。

　　以上概括性地阐述了我们在代理实务中经常遇到的一些修改方式及其判断思路。下面重点介绍一下欧洲专利局在判断修改是否超范围方面的相关规定以及在审查和审判实践中采用的判断方法。

　　三、欧洲专利局关于申请文件修改是否超范围的判断

　　（一）欧洲专利公约第123条第（2）项的规定及其法律内涵

　　按照欧洲专利公约第123条第（2）项的规定，如果申请文件的修改包含超出了原申请文件记载的内容的主题（subject-matter），那么修改是不能被允许的。根据审查指南，欧洲专利局认为该条款的法律内涵是：不允许专利申请人通过加入未在原始申请文件中记载的主题（subject-matter）来完善其发明，否则会赋予申请人不正当的利益，并且损害第三方依据原申请文件的法律安全性（即导致专利权的不确定性）。对于超范围的情况下，无论授权文本中的权利要求保护范围被扩大或缩小均对公众不公平。

　　（二）欧洲专利局审查指南中关于判断是否增加了新内容（Additional subject-matter）的相关规定

　　1、基本原则：除错误更正修改之外的常规修改，其判断的基本原则是：通过增加、改变或删除方式修改申请文件而引入的内容（subject-matter），如果是本领域技术人员不能从原申请文件（即使考虑了本领域技术人员从原申请文件隐含的内容）直接地和毫无疑义地导出的，则修改是不允许的。

　　2、欧洲专利局审查指南对于修改的判断有些比较具体的规定，将几个关心的方面列出：

　　1）至少对于增加方式的修改，适用的判断标准是“新颖性判断法”。

　　具体例子：申请涉及一种橡皮组合物，包含几种成分，而申请人想通过增加的方式引入另外一种成分，显然是不允许的。同样，申请描述和请求保护的装置装配有弹性部件，但没有公开任何具体类型的弹性部件，如果申请人想增加关于该部件的具体信息，如螺旋弹簧，是不允许的。然而，在本领域技术人员看来，如果申请文件的附图显示出了螺旋弹簧，则这种修改是允许的。

　　2）对于替换或删除权利要求中的技术特征的判断方法进行了细化，称为“实质性特征”判断法。

　　3）只有具体放弃（Disclaimer）是为了克服新颖性才能被允许，而且被排除的现有技术必须是“偶然公开（accidental anticipation）”的，即它与申请是如此不相关以至于不能构成评价申请的创造性的现有技术的一部分。

　　4） 错误更正是比较特殊的修改，欧洲审查指南也提供了相关的指导原则，大致的方法：错误之处对本领域技术人员根据公知常识从原申请文件本身能够客观的意识到，修正的内容应当仅限于本领域技术人员利用公知常识（以申请日为界）能够从原申请文件直接地和毫无疑义地导出。其中对公知常识的范围进行了时间上的界定。

　　（三）欧洲申诉委员会审查实践中采用的判断方法

　　欧洲申诉委员会在审查实践中，根据审查指南的规定，对于常规的修改，判断是否超范围的具体原则有更深入的探索。总结如下：

　　1、“新颖性判断法”

　　“新颖性判断法”始于T201/83，该判例比较早，涉案申请涉及铅合金，原始权利要求中限定合金中钙含量为100－900ppm，镁含量1－80ppm，说明书的一个实施例中钙690ppm，镁20ppm。申请人将权利要求修改后，将钙含量缩小为690－900ppm，被实审员驳回认为690这一端点只存在一个具体实施例中，与镁的范围形成新的组合而超范围。申诉委员会认为，判断这种修改是否超范围应适用新颖性的判断方法，认为该端点与其它成分的组合对于本领域技术人员来说已被原申请文件明确或隐含公开，最后得出结论认为修改可以允许。其中提到对于定性选择，例如化学领域的化合物的通式中各取代基、不同位置的取代基的组合得到的化合物，如果在本领域技术人员看来，没有在原申请文件通过具体或隐含方式披露，那么代表了本质上的不同，而不仅仅是程度上的不同。

　　这在欧洲审查指南中明确写入的一种判断方法，即至少对于增加方式的修改适用该方法。其中所谓增加方式是指在原申请文件没有明确记载的的情况下，增加文字或段落；增加权利要求或者增加权利要求的某部分；增加附图的某部分。判断的基本思路是，将修改文本与原始文本相比，找出修改文本增加内容的地方及所增加的内容，判断修改的文本相对于原文本是否具有新颖性，如果具有新颖性，则修改超出原始公开的范围，不能被允许，如果不具备新颖性，则可以认为修改没有超出原始公开的范围，修改可以被允许。对于新颖性的判断，在欧洲审查指南第IV部分第7.2节叙及。从另一个角度来看，所谓“新颖性判断法”就是假设以原申请的公开为基础能够将修改后的内容（通常为权利要求）以新颖性来全部无效，则所述修改是允许的。

　　但在实际案例中，上述“新颖性判断法”通常仅适用于通过增加、替换或改变技术特征而缩少权利要求的情况下有可能适用，而对于扩大权利要求的情况下不能适用（扩大的范围相对原申请的小范围而言必然没有新颖性）。为此，形成了第二种判断方法－修正的“新颖性判断法”。

　　2、修正的“新颖性判断法”

　　该法相对于“新颖性”判断法，更为严格。即在适用新颖性判断法时，首先将申请被改变的内容分离出来，然后判断该改变的内容相对于原申请文件是否具备新颖性。其中，被改变的内容是指修改的权利要求扣除原权利要求的保护范围之后的剩余的内容。

　　例如在T 194／84决定中，申请人将“天然纤维素纤维”修改为“纤维素纤维”，那么被改变的内容就是“非天然的纤维素纤维”，但在原申请文件中并没有提到任何属于“非天然”的纤维素纤维，故所述修改是不允许的。

　　在实际案例中，修正的新颖性判断法主要适用于判断：用上位概念代替下位概念的“上位化”修改和用于删除特征的修改。具体思路如下：

　　1）“上位化”修改的判断（例如T 194／84）

　　在判断“上位化”修改是否能够被允许时，可以按以下步骤进行。

　　a.将修改文本同原始文本相比较，找出被“上位化”的概念；

　　b.研究原始申请文本，看一看该“上位化”的概念在原始申请文件中是否被直接或者隐含地公开；

　　c.如果该“上位化”的概念被原始申请文件公开了，则修改是允许的，否则，不能允许。

　　2）删除特征修改的判断

　　首先要看所删除的特征和其它与其相关特征的关系。为了说明该问题，有必要明确以下三种情况，第一，具有“组合关系”的特征，指一组相互关联、协同作用的一组技术特征；第二，具有“叠加关系”的特征，指彼此没有相互作用的一组技术特征；第三，具有“选择关系”的特征，指两个以上可选择的技术特征，比如，某材料既可以是铁也可以是铜，铁和铜即是可选择的特征。

　　在明确了以上概念之后，对于删除特征的修改可以按以下方法判断。将修改文本同原始文本相比较，找出被删除的地方及被删除的特征，考虑到被删除的特征和其它特征如上所述的三种关系，所得出的结论主要有以下几种：

　　a.对于和其它特征具有“组合关系”的特征，如果删除该特征后导致了一个原始申请中没有公开的新“组合”，则这种删除特征的修改不能被允许；

　　b.对于和其它特征具有“叠加关系”的特征，如果该特征对发明是实质性的技术特征，则删除该特征的修改不能被允许；

　　c.对于和其它特征具有“叠加关系”的特征，如果该特征对发明是非实质性的技术特征，则删除该特征的修改可以被允许；

　　d.删除具有“选择关系”的特征，修改可以被允许。

　　3、“实质性特征”判断法

　　欧洲审查指南也明确了：对于替换或删除权利要求中的技术特征（对于替换或删除某技术特征所得到的技术方案应当是在申请文件中没有明确记载过的情况下）是否允许适用“实质性特征判断法”。即如果本领域的技术人员能够直接并且清楚地识别以下三点，那么从权利要求中删除或替换某技术特征的修改是允许的：a.所述特征在原始公开中不被认为是实质性的技术特征；b.所述特征对申请所要解决的技术问题而言，不是发明的功能所必不可少（即对于实现发明的目的不是必不可少的）；c.替换或删除该特征不要求其它特征的任何实质性改变（modification）以补偿所述变化。

　　需要说明的是：1）对于技术特征的替换，用于替换的特征首先必须在原申请文件中有依据，否则必然超范围，而不需要经过上述分析过程；2）所谓“实质性的技术特征”是指该特征在本领域技术人员看来是实现发明目的必不可少的技术特征；3）所述的三个条件必不可少，任何一条不能满足，修改将是不能被允许的。

　　该方法是在欧洲审查实践过程中发展起来的。最有代表性的案例是T 331/87，虽然也适用于上述三步检测的实质性特征判断法，但提出以下观点“被质疑的特征虽然在发明中与其它特征总是结合在一起的，但如果是顺便提及的，也可能不是实质性的技术特征”。由此形成了更为通用的实质性特征判断法。该案例涉及具有激光切割头的冲压机，授权的权利要求1将原权利要求1中的特征“激光头由主框架支撑”删除，而代之以“激光头以与主框架水平的关系固定”。申诉委员会关于删除上述技术特征作出以下分析：激光头在操作的缺点是不能振动，原申请文件提到本发明的目的是提供能够高速运转的单个机器工具，其是指由一个中央控制器控制，同时本发明的另一目的表明激光头与转塔式六角孔冲床可共用相同的控制元件和共同工件移动系统，那么对于本领域技术人员来说，为了防止激光头操作中的振动，下面几点是必要的技术特征：激光束发生器的位置不依赖于冲床，而激光头必需以与冲床工具成水平关系来固定。故激光头由主框架支撑并不是必要的技术特征，发明中实施例仅代表优选的实施方式而已（虽然在申请文件中没有明确的文字表明），而且删除上述技术特征不需要其它特征的任何改变。而对于“激光头必需以与冲床工具成水平关系来固定”是为了达到本发明目的以及根据现有技术可以得知是必要的技术特征。故认为这种修改是允许的。

　　另外，列举一个化学领域的案例。T728／98涉及欧洲专利申请96200338.0（公开号为EP0723958），其原权利要求1为“一种具有下述通式的基本纯的哌啶衍生物化合物”，实审部门认为US4254129A公开了与权利要求1中相同的化合物，而“基本纯”这一限定不能使权利要求1具备新颖性，因为它不能使所请求保护的化合物与现有技术的化合物区别开来。申请人争辩中称，本申请的化合物纯度高，因而具备新颖性。在复审过程中，申请人将“基本纯”删除。申诉委员会认为这种删除使权利要求包括了任何纯度水平，虽然“基本纯”一词是不清楚的（该决定还认为根据现有技术并不清楚倒底它是多高的纯度，而说明书中从来没有对该词进行过任何定义，因而该词是不清楚的特征），但它确实对权利要求具有限定作用。而且在说明书中也提到，所述化合物在现有技术中已经公开，只是没基本纯的形式，故申请人是想通过“基本纯”这一限定来使所述化合物与现有技术中的化合物区别开。因此，申诉委员会认为，用“基本纯”来限定所述化合物是本发明的唯一的必要技术特征，那么将该特征删除所导致的变化不能从原申请文件中直接地、毫无疑异地导出，因而上述删除导致超范围而不能被允许。

　　通常，如果申请人成功通过实质性特征判断法，往往基于原说明书与原权利要求存在不一致之处，例如在T 66／85中允许删除的技术特征是因为在原附图中不存在该特征。大多数情况下，如果原独立权利要求被撰写成包含了所有的实施例，则独立权利要求被认为是“实质性特征”的概述，则该权利要求中的任何特征均被表明是原申请文件中被认定为实质性的特征。

　　4、“一致性”判断法（consistency test）

　　修正的新颖性判断法与“实质性特征”判断法之间一定程度上存在相似性，许多案例中，申诉委员同时应用了这两种方法，甚至认为这两种方法实质上是一回事。在上述方法形成之后的T 514／88中，申诉委员会分析了以往往的案例，认为修正的“新颖性”判断法与“实质性特征”判断法都是判断被修改的内容是否与原申请文件的记载内容一致，如果不一致则是超范围的。但有人认为，这种一致性判断法并没有形成新的方法来判断修改是否超范围，具体案例中仍然会适用修正的新颖性判断法和实质性特征判断法。

　　（四）关于DISCLAIMER的最新进展

　　欧洲扩大申诉委员针对具体放弃在审查实践中的不一致，于2004年4月8日作出了G 1/03决定。其中，Disclaimer的含义通常认为是在权利要求中增加否定性技术特征以排除明确限定的具体实施方式或范围（有时也使用正面描述来达这种效果）。主要观点如下：

　　1、即使在原申请文件中没有根据，在如下情况下，应当认为Disclaimer未构成增加新的主题（即不认为超范围）：（a）Disclaimer用于排除根据EPC第54（3）所述的在先技术，即排除只用于评价新颖性的抵触申请；（b）Disclaimer用于排除偶然占先的公开。例如，申请人认为发现了一类全新的化合物分子可以用于治疗疾病X。现有技术的一篇文献中公开了申请所请求保护化合物中的一个具体化合物。然而，该对比文献属于与上述申请完全不相同的技术领域如用于薄膜沉积。那么该文献属于“偶然占先”，那么申请人可以通过Disclaimer来排除。（c）Disclaimer用于排除不授予专利权的主题，如排除违背公共秩序、社会公德的主题或疾病的诊断和治疗方法等。例如由于道德原因，如从涉及对哺乳动物的医疗处理方法的权利要求中排除人类，以避免限制到实施例公开的具体哺乳动物；或由于缺乏工业实用性，如从一种避孕方法中排除个人实施的情况，而应用于家畜上是可专利的。

　　2、如果在引入Disclaimer时或后来发现与评价发明的创造性或充分公开相关时，则不允许Disclaimer。

　　在该决定中对“偶然公开”作了进一步的定义：它指所述公开与所请求保护的发明如此不相关和相差甚远以致于本领域技术人员在作出本发明时从来不会考虑它，即主要从技术领域相差较远和解决的技术问题完全不同两个方面来确定。从另一角度来说，如果现有技术的某文献属于偶然公开，那么在权利要求中将其排除后，它不再影响申请的创造性，反之，如果仍然能够评价申请的创造性，则所述公开不是偶然公开。具体放弃主要出现在化学领域的案例中，包括一些数值范围方面的修改。

　　在此举一个类似于Disclaimer的关于数值修改的案例。在T 526/92决定中，涉及用于润滑油组合物中的添加剂。原权利要求1请求保护的添加剂，没有关于TBN的限定，但在审查过程中，申请人为了与现有技术区别（GB1440261A中披露了TBN为50－100的添加剂），在权利要求中增加了“具至少235的高TBN”。申诉委员会认为，由于在原申请文件中，只在一个具体实施例中提到TBN为235这一最小值外，没有任何关于TBN的范围明示，这样原申请文件中没有针对TBN公开一个宽的范围，而仅仅披露了一个确定的单点值，那么修改形成的新范围没有被原始公开过。原申请文件也没有提供任何关于TBN在解决所述技术问题中的作用，而且基于这一关于TBN的单个点值，并不能得出实施例代表了TBN的范围是从235开始而没有上限的。

　　四、结束语

　　通过上述对欧专局关于修改是否超范围的审查之介绍可以看出，欧洲专利公约第123条第（2）项与我国专利法第33条相比较，两者在法律规定、立法宗旨和审查的基本原则上都是相同的。在实际判断过程中，当判断申请文件的修改是否超范围时，两者所得出的结论应当基本上是相同的。但对于各种形式的修改，欧洲专利局对于不同情况提出了一套比较成熟的判断方法，而目前在我国相对来说更注重个案情况。但是，欧洲专利局及申诉委员会所采用的判断方法对于我国在修改是否超范围方面的审查来说具有借鉴意义，在我们的代理实务中，不妨也可以参考一下这些方法，以利于作出合理的判断。