近年来，专利侵权案件在各国的急剧增多使得侵权判定适用的原则特别是其中的等同理论适用条件在世界各国理论界和司法界都引起广泛争论。其中许多关键问题尚无定论。等同理论是一种有关专利侵权的独特的理论，用于调整日益多样化的发明和专利说明书表现力之间的界限。通常作为强化专利权的理论根据被使用。

　　等同理论起源于美国，而美国是一个以判例法为主的国家，一些重要的法律或规定往往见于有关的判例之中而不见于制定法中，因此对等同理论而言，其发展过程也是由多个典型的案件所构成的。本文将简单介绍等同理论在其起源地美国的发展过程。

　　1. Winans v. Denmead, 56 U.S.(15 How)330(1853)

　　为最高法院承认等同理论的最初的判决。

　　2. Graver Tank v. Linde Air Products Co., 339 U.S. 605, 85 U.S.P.Q. 328(1950)

　　被称为使等同理论复活的判决。只是随后出现了最高法院关于4. 8Warner-Jenkinson 的判决，以使削弱了本判决的重要性。

　　本判决中最高法院判决主要包括以下内容：

　　(1)等同理论的根据是“出于防止欺诈（fraud）”。

　　(2)作为认可等同专利侵权的标准采用了被控侵权产品“是否将与权利要求的范围基本相同的功能（Function）以基本相同的方式（Way）实现从而得到基本相同的结果（Result）”这一标准。该标准被称为方式/功能/效果“三一致”判定标准。但是，从其后的经验发现，该标准过于模糊且随着案例的增多也不能使标准明确化，尤其是否属于“基本相同的方式”这一标准很难把握，所以有时其在实际的侵权诉讼中完全没有任何帮助 。

　　3. Hilton Davis Chemical Co. v. Warner-Jenkinson, 62 F. 3d 1512, 35 U.S.P.Q. 2d 1641(1995)

　　本判决中，CAFC（美国联邦巡回法院）肯定了等同理论的存在并重新作出了定义。该判决的主要内容如下：

　　(1)认可等同理论适用的条件是同专利权保护的产品或方法的差别属于非实质性（insubstantial）差别。

　　(2) FWR标准虽然是重要的标准，但不是唯一的标准，问题在于是否证明了差别的实质性。

　　(3)“取代性属于本领域人员已知内容”以及“存在被告抄袭原告专利的事实”，将可作为证明属于非实质性差别的证据。

　　(4)等同理论适用的判断中，对被告的侵权意图以外的其它主观因素不予考虑。因此，从等同理论以被告的侵权意图和抄袭为判断要素这一意义上看，将其理解为以衡平原则（equitable）为基础的理论是错误的。

　　(5) “绕过专利权的设计”可作为证明属于实质性差别的证据，因此，等同理论的适用可用于否定的方向上。

　　(6)属于被告独立开发的，在是否属于实质性差别的判断中的立场为中立，不可作为具有直接关联性的证据。但可作为主张抄袭的反证?

　　(7)等同理论的认定属于对事实的认定，应有陪审团审理，当以实质性证据（substantial evidence）为由上诉时，必须维持仍以陪审团审理。

　　(8)专利的申请过程不妨碍原告主张等同理论。

　　4. Warner-Jenkinson v. Hilton Davis Chemical Co., 520 U.S. 17, 41 U.S.P.Q. 2d 1865(1997)

　　为上述3. Hilton Davis的判决的上诉判决。

　　最高法院对Hilton Davis 判决进行了法律审查，并肯定了等同理论的存在，并且规定其适用必须限定于维持专利权利要求向公众公开并定义发明的作用。

　　本判决的主要内容如下：

　　(1)等同理论并没有因1952年的专利法的全面修改而失效。

　　(2)对于界定专利发明的范围来说，权利要求中的每一个技术要素都是重要的。因而，必须将等同理论适用于权利要求中的每一个技术要素，而不是适用于整个发明。这就是所谓的逐一技术要素（element by element）的适用原则。

　　(3)禁止反悔原则并不妨碍等同理论适用。因为，当被告诉诸禁止反悔原则以限制等同理论适用时，法庭不仅要详细调查所放弃的内容，而且要详细调查放弃的原因。在本案中申请人为了区别于现有技术确实加入了“pH值大约从6.0至9.0”的字样，但这只是放弃了pH值9以上，并不妨碍原告以等同原则占有pH值6.0以下的内容。当权利要求的内容因为与现有技术重迭或因为显而易见性而放弃时，才适用禁止反悔。

　　(4)对于等同理论适用，被告的专利侵权意图没有关联。

　　(5)对于本领域人员是否已知要素的取代性进行判断的正确时间为侵权的时期，并非授权的时期。

　　(6)被告的重点是等同理论与有关权利要求的法律规定不符，而不是陪审团运用等同理论的问题，因此不对此进行判断。

　　(7)关于等同判断的标准（FWR标准和非实质性差异标准），CAFC将应用专利法领域的知识，在今后的案件中进行提炼以期待进一步的完善。

　　5. Festo Corp. v. Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co., 234 F.3d, 558(Fed.Cir. 2000)

　　为导入了“完全排除规则”（Complete Bar）的CAFC判决，其引起了美国专利业界巨大争论。关于该判决结合一系列的Festo事件后面叙述。

　　6. Johnson and Johnston Associates Inc. v. R.E.

　　Service Co., Inc., ...F.3d, ...(Fed.Cir. 2002)

　　该判决中，CAFC作出了“记载于说明书中，但未记载在权利要求中的内容属于向公众放弃（开放）的内容。因此，不认可获得专利权后以说明书中有记载为理由扩大性解释权利要求范围的等同主张”的判定。

　　本案也属于限制等同理论适用的观点出发的判决。

　　7. Festo Corp. v. Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co., et al., 122 S.Ct. 1831, 62 U.S.P.Q. 2d 1705 (2002)

　　为上述5. Festo案件的上诉判决。

　　2002年 5月28日美国联邦最高法院作出判决，撤消美国联邦巡回上诉法院（CAFC）对Festo Co. v. Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co. Ltd., et al专利侵权案所作的判决，并发回重审。联邦最高法院继上述1997年 Warner Jinkenson Co.,v. Hilton Davis Chemical Co. 案件之后，利用此案进一步澄清了禁止反悔的适用条件、例外以及与等同原则的关系。在该一系列的过程中，联邦最高法院审理时对该案的判决提出了两个法律问题：

　　1）专利审批程序中申请文件的哪些修改会引发禁止反悔？

　　2）禁止反悔是否能完全阻止权利人对修改限定的技术特征主张等同？

　　对于第一个问题，联邦最高法院九名大法官一致支持CAFC的观点，认为，禁止反悔不仅可以适用于为避开已有技术所做的修改，而且可以适用于为满足专利法规定而作的任何限定性质的修改，也包括形式上的修改。这是美国联邦最高法院第一次正面澄清了禁止反悔原则的适用范围。

　　对于第二个问题，美国联邦最高法院的大法官们一致否决了CAFC的“完全排除规则”，坚持在先判例中的“弹性排除规则”：在确定专利范围时，尽管依禁止反悔原则对修改限定过的技术特征一般只能作字面解释，但禁止反悔原则不能完全阻止权利人对修改限定的技术特征主张某种等同物。因为发明人在修改限定其专利范围时可能由于某些原因放弃了他无意放弃的某种等同物，这种放弃并非他的真实意思，依照联邦最高法院在Warner Jinkenson案中设立的举证分配原则，发明人对此负证明责任。联邦最高法院列举了几种例外情况：

　　?在申请时一个普通技术人员无法预见该等同物；

　　?修改背后的原理与所述的等同物只是一种切线关系（两者无关）；

　　?在申请时有其它原因致使专利权人不可能被合理地要求在权利要求中表述该等同物。

　　在这些情形下，专利权人可以反驳禁止反悔而主张适用等同原则。联邦最高法院指责CAFC的完全排除规则避开了上述审查，这不但出乎发明人群体的正常预料，而且与实行禁止反悔的目的相矛盾。禁止反悔的目的是确保发明人坚持其在申请程序中的表述和那些从修改中得出的合理推论。

　　以上，按时间顺序简单介绍了美国有关等同理论适用的经典案例的主要判决内容，由此可看出一个日益成熟的等同理论体系的形成，而其进一步的完善以及理论化更让人期待。