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上一期 | 总第286期
 
 
 
 
 
 
 
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国内公司进行涉外商标申请应当注意的几个问题
文/集佳知识产权代理有限公司 王宇
 

  随着国内企业对于知识产权由认识到重视,作为涉外商标代理的从业人员,笔者切身感受到我国商标出口量的逐年递增,这也是国内企业进军国际市场的必然需要。没有自己的商标,“中国造”产品要想产生国际影响力无疑是一纸空谈。在此,结合多年来的工作经验,本文旨在对国内企业进行涉外商标申请时提出几个需要注意的问题。

  一、商标注册信息要保持与使用人信息的一致性

  国内许多公司的结构复杂,特别是对于大型公司来讲经常包含有集团公司,下属的子公司,关联的贸易公司等。对于涉外商标申请,我们强烈建议采用实际的出口制造商名称,这将为之后可能产生的维权,以及避免海关查扣产生有利影响。否则,如果遇到维权或者海关查扣时,务必会需要说明商标权利人和真正的商标使用者之间的关系,这就无疑增加了权利人的负担。对于民营公司来讲,有时商标权甚至还会归属到其董事长,往往也是公司的创始人个人名下,笔者就曾遇到一个民营服装公司在货物出口到俄罗斯时遇到海关查扣,实际情况是该产品商标在俄罗斯的注册人名义是该公司的董事长,这与产品生产商的公司名义不相一致。最后由公司出具了声明才使产品得以放行。这显然会延缓交货的时间,产生一定的经济损失也是在所难免。

  另外,如果有可能的话,国外商标注册还应当尽量与国内商标注册人的信息一致,特别是国内企业想要通过马德里国际注册体系取得商标权时,申请人名称地址保持一致是一个进行申请的必要条件。有些国家,比如尼泊尔的单独申请也需要提供国内的注册证明,信息也是要求保持一致的。

  二、将商品保护范围考虑全面

  商品的指定范围是与商标本身结合最紧密的信息,直接关系到商标所有人的权利。所以,申请人在选择商品时务必要考虑全面。各国商标制度对商品指定方面的规定有着较大的差别,有些国家和地区可以采用类别标题进行全类指定,比如欧盟,香港,南美国家如阿根廷等,而有些国家要求必须指定商品的具体名称,对于商品项目选择的个数要求也较为严格,比如印度尼西亚要求选择三项商品,安哥拉规定选择五项商品,越南规定选择六项商品,超出部分的每个商品都需要缴纳一定数额的官费。这就为申请人在如何进行商品选择方面进行考虑。如果指定商品的范围过宽,无疑会使得商标被驳回或异议的可能性增大。如果指定商品的范围过窄,可能会使实际使用的商品无法得到充分保护。考虑到大多数国家都存在不使用撤销制度且可以对商标进行部分撤销,而撤销的不使用年限多为两三年,长一些的国家有五年,因此建议商标申请人可以制定二至三年甚至五年的产品出口战略规划,不要将商品指定范围完全局限于目前的出口状况。

  三、及时对商标注册人的信息进行变更

  有许多国内企业在进行工商登记信息变更时往往会遗漏对其所拥有商标权权利人的信息进行变更。忽略商标权利人信息变更往往会导致以下后果:

  1.在同一国家申请近似商标时遇到驳回。我们曾遇到企业在某国拥有英文商标,之后以新的名义申请注册该英文与图形结合的组合商标,指定类别相同,商品近似,由于没有进行名称变更而导致在后申请的商标被驳回,这时只有通过驳回复审同时进行名称变更才得以使申请继续。

  2.有些中东国家规定商标所有权人名称变更需要在实际变更之后的规定时间内进行,比如三个月。如果超出规定时间进行变更是需要缴纳罚金的,延迟变更每个月大约有几十美元的罚金。如果一时疏忽耽搁一两年再进行变更的话,产生的罚金也不是小数目。

  3.如果是将要到期续展的商标,可能会因为没有进行所有人名称变更而无法进行续展,这主要是针对续展需要进行文件认证的国家来说。企业名称变更后的规定时间内,带有旧名称的公章都需要收回或销毁,这样就无法出具旧公司名义的委托书或其他文件,这将导致委托书只能以新的公司名义出具,在与所有权人名称不一致时,许多国家要求先进行名称变更之后才能续展,这样在变更完成后很可能导致错过续展时间而产生罚金。

  四、维持对商标的使用

  之前提到过,大多数国家都存在不使用撤销制度。因此,对于非重点市场国家,为了避免第三人对商标提出不使用撤销,我们建议企业在每两三年对于商标至少进行小范围低程度的使用,比如简单刊登广告等。或者可以通过许可他人在该国该地区进行使用,因为被许可人的使用在大多数国家和地区也会被视为对商标的使用。

  另外,有些国家强制要求对商标进行使用,否则在未能提交使用声明时将会由官方主动撤销商标注册。比如菲律宾要求商标提交申请后的三年内对商标进行使用,与美国类似,在注册后的五至六年间还要求提交商标使用声明。