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上一期 | 总第293期
 
 
 
 
 
 
 
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无效宣告请求的答复
文/集佳知识产权代理有限公司 曹守彬
 

  现行专利法实施细则第六十八条第一款规定,专利复审委员会应当将专利权无效宣告请求书和有关文件的副本递交专利权人,要求其在指定的期限内陈述意见。

  然而,在具体操作过程中,申请人答复意见陈述书和专利权人答复无效宣告请求书有很大的不同,下面针对专利权人答复无效宣告请求书的答复过程,总结如下:

  一、判断无效宣告请求书中所提到的无效理由是否属于专利法实施细则第六十五条第二款中所规定的理由,如果不是,则可以向专利复审委员会提出上述理由并非是专利权的无效理由,不予答复;

  二、判断属于无效宣告请求理由的部分中,是否存在仅仅是提出了“观点”,并没有结合证据等文件进行论述的部分,如果存在,则可以请求专利复审委员会对上述理由不予考虑;

  三、判断请求人所提交的文件是否属于能够用于评价该专利的权利要求书,不仅要判断文件的真实性、关联性和合法性,还要判断上述文件是否在举证期内提交,如果不符合其中的任何一项,则在进行答复无效宣告请求书时,不予考虑;

  四、仅针对无效宣告求书中所提到的需要答复的条款项一一进行答复,比如:如果请求人针对某项权利要求提出了新颖性的问题,则只答复新颖性,不必答复创造性;对于经过研究判断得出请求人所提到的理由成立时,则可以修改权利要求书。在进行修改时,应当按照以下要求进行:

  (1)不得改变原权利要求的主题名称;

  (2)与授权的权利要求相比,不得扩大原专利的保护范围;

  (3)不得超出原说明书和权利要求书记载的范围(专利法第三十三条的规定);

  (4)一般不得增加未包含在授权的权利要求书中的技术特征。

  在满足上述修改原则的前提下,修改权利要求书的具体方式一般限于权利要求的删除、合并和技术方案的删除。

  并且,在无效宣告请求的不同审查阶段,上述修改方式有相应的限制。在专利复审委员会作出审查决定之前,专利权人可以删除权利要求或者权利要求中包括的技术方案;而专利权人仅在下列三种情形的答复期限内,可以以合并的方式修改权利要求书:

  (1)针对无效宣告请求书;

  (2)针对请求人增加的无效宣告理由或者补充的证据;

  (3)针对专利复审委员会引入的请求人未提及的无效宣告理由或者证据。

  修改完成后,针对修改后的权利要求书说明克服了请求人在无效宣告请求书中所提到的问题和缺陷,并请求专利复审委员会维持专利权有效。

  以上是笔者总结的一点关于无效宣告请求的答复的方法步骤,希望能够在以后的实践中继续得以证实,并能够进一步丰富和完善。