一、案情

　　2010年1月14日，专利复审委员会做出第 21632号复审请求审查决定。该复审决定涉及申请号为200510045793.X、名称为“人溶菌酶在制备治疗痤疮的化妆品中的应用”的发明专利申请（下称本申请），其申请日为2005年1月26日，公开日为2005年10月12日。

　　国家知识产权局于2008年8月8日以本申请不符合专利法第33条的规定为由驳回了本申请。驳回决定所针对的权利要求书为（为节省篇幅，此处仅列出与本文旨在讨论问题相关的权利要求9）： 根据权利要求5所述人溶菌酶在制备治疗痤疮的化妆品中的应用，其特征是：护肤乳液的配方重量份比为：(1)重组人溶菌酶 300U～300万U/mL(2)二甲基硅油200cst 2.0-5.0(3)18醇3-5.0(4)辛碳癸酸甘油酯/GTCC 2-5.0(5)棕榈酸异辛酯/GD-5103 4.0-7.0(6)维生素E/VE 0.3-0.7(7)乳化剂Montanov 68 1.0-3.0(8)甘油 5-8(9)乳化剂HR-S1 1.0-4.0(10)透明脂酸HA 0.01-0.04(11)杰琼-II 1.0-2.0(12)香精 0.10-0.20(13) 去离子水70.0-76.0(14)杀螨止痒剂SM-650 0.5～1。

　　驳回决定中认为：（1）权利要求9中将活性单位“U/ml/g”修改为“U/ml或U/g”，此种修改致使所属技术领域技术人员看到的信息与原申请记载的信息不同，在原申请文件中并没有任何关于可将活性单位“U/ml/g”修改为“U/ml或U/g”的依据，即该修改不能从原申请记载的信息中直接地、毫无疑义地确定，因此该修改超出原说明书和权利要求书记载的范围，不符合专利法第33条的规定。（2）权利要求9中18醇的重量记载为“3-5.0”，但是原申请说明书、权利要求书中记载的为“3.-5.0”，即数据3后留有小数点但是没有具体数值，因此所述修改致使所属技术领域技术人员看到的信息与原申请记载的信息不同，而且又不能从原申请记载的信息中直接地、毫无疑义地确定，因此该修改同样超出原说明书和权利要求书记载的范围，不符合专利法第33条的规定。

　　申请人（下称请求人）对上述驳回决定不服，于2008年11月27日向专利复审委员会提出复审请求，同时提交了修改文件，其中将活性单位修改为“U/ml”或“U/g”。请求人认为：原说明书第7-16页多处公开了人溶菌酶活性单位为“U/ml”或“U/g”，而且原始的单位写法是指终产品中含有人溶菌酶的活性单位，而化妆品终产品的计量单位一般为ml或g，因此将原始申请文件中的活性单位“U/ml/g”修改为“U/ml或U/g”对于本领域的普通技术人员来说是容易想到的，不会产生歧义；数据后加小数点表述的常规是整数，删去小数点没有改变表达意思及范围，所述修改不超出原始申请文件的范围。

　　专利复审委员会受理了该复审请求，并将本申请案卷移交原审查部门进行前置审查。前置审查认为修改文本没有实质性变化，坚持原驳回决定。

　　请求人于2009年5月27日和11月12日分别提交了修改文件，其中将复审请求时提交的人溶菌酶的活性单位“U/ml或U/g”重新改为原始记载的“U/ml/g”。

　　专利复审委员会于2010年1月14日做出了复审请求审查决定，其针对文本为请求人2009年5月27日和11月12日提交的文本，在该复审决定中，合议组认为：

　　（1）请求人于2009年5月27日以及2009年11月12日提交的申请文件中将人溶菌酶的活性单位重新改为原始记载的U/ml/g，已克服了《驳回决定》中指出的所述单位修改超范围的缺陷。

　　（2）关于申请人将护肤乳液配方18醇的重量记载由“3.-5.0”修改为“3-5.0”是否超范围，由于原始权利要求7、8以及说明书第2和3页中涉及到18醇的用量记载为3.0-6.0，实施例2-5中记载的18醇用量分别为3.0、5.0和3.0；只有权利要求9、说明书第5页的护肤乳液配方中18醇的重量记载“3.-5.0”，本领域技术人员看到“3.-5.0”时，就会发现其数值“3.”出现了撰写不规范的错误，而根据说明书其它部分的记载能够直接地、毫无疑义地确定其正确表述应该为“3”，并且“3.”表示小数点后无有效数字，其与“3”的表述含义及传达信息相同，因此所述修改能够从原申请记载的信息中直接地、毫无疑义地确定，符合专利法第33条的规定。

　　二、一点启示

　　关于对申请文件的修改，专利法第33条明确规定：申请人可以对其专利申请文件进行修改，但是，对发明和实用新型专利申请文件的修改不得超出原说明书和权利要求书记载的范围，对外观设计专利申请文件的修改不得超出原图片或者照片表示的范围。

　　至于何为“原说明书和权利要求书记载的范围”，2010版《专利审查指南》第二部分第八章5.2.1.1中对此进行了明确：该范围包括原说明书和权利要求书文字记载的内容、以及根据原说明书和权利要求书文字记载的内容以及说明书附图能直接地、毫无疑义地确定的内容。也就是说，修改不超范围的情况包括以下两种：（1）原始文字记载的内容；（2）可以直接地、毫无疑义地确定的内容。

　　针对本案来说，

　　（1）关于第1点修改，由于申请人在复审过程中将活性单位从“U/ml或U/g”又改回了原始公开的“U/ml/g”，故而涉及专利法第33条修改超范围的缺陷得到了克服。依据2010版《专利审查指南》第四部分第二章1引言中的记载，专利复审委员会一般仅针对驳回决定所依据的理由和证据进行审查，不承担对专利申请全面审查的义务。故而此处申请人的修改使得驳回决定所依据的本申请修改不符合第33规定的理由得到了克服，所以在本案中复审委可以不必对于由“U/ml/g”修改为“U/ml或U/g”是否超范围进行评述。然而，对于本案的实审审查员来说，这种修改显然是无法接受的（在审查过程以及前置审查中均未被审查员所接受）。

　　然而，由于申请人保留了原始公开的表述“U/ml/g”，使得相关权利要求由于该表述而存在保护范围不清楚的缺陷；事实上，申请人最初将“U/ml/g”改为“U/ml或U/g”很有可能就是为了克服权利要求保护范围不清楚的缺陷，然而这种修改却产生了专利法第33条所述的缺陷。换言之，申请人为了克服专利法第26条第4款的缺陷而进行的修改，会产生专利法第33条的缺陷，从而使得申请人陷入进退两难的境地。

　　虽然在本案中，合议组并未对表述“U/ml/g”是否会使得相关权利要求保护范围不清楚进行评述；但是，2010版《专利审查指南》第四部分第二章1引言中记载了：为了提高专利授权的质量，避免不合理地延长审批程序，专利复审委员会可以依职权对驳回决定未提及的明显实质性缺陷进行审查。也就是说，即便是驳回决定中未指出的缺陷，如果该缺陷是明显实质性缺陷的话，那么合议组可以对此进行审查（当然这种审查并非必须的）。针对本案的具体情况，鉴于合议组并未对“U/ml/g”是否会使得相关权利要求保护范围不清楚进行审查和评述，则合议组可能认为该缺陷并非明显实质性缺陷。

　　进一步地，如果合议组认为该缺陷并非明显实质性缺陷，那么假定申请文件在其它部分记载了人溶菌酶活性单位可为“U/ml”或“U/g”，并且申请文件中还存在至少一处300U～300万U/ml或者300U～300万U/g的明确表述的话，则可依此认定此处的表述仅仅是由于撰写不规范或是仅仅是打字所引起的明显错误。为了使得授权文本更加完善，申请人可以依据申请文件中其它部分记载的内容，将该权利要求中的表述修改清楚，这种修改应该是能够被接受的。

　　（2）关于第2点修改，合议组认为将“3.-5.0”修改为“3-5.0”并不超范围，但是应该注意：合议组做出该决定的前提之一是原申请文件中多处（例如原始权利要求7、8以及说明书第2和3页、实施例2-5）记载了3这一数值。也就是说，在原始申请文件中多处都记载了“3”这一数值的情况下，复审委可以依此直接地、毫无疑义地确定权利要求9中出现的“3.”是撰写不规范的错误（即明显错误），所以能够接受由“3.-5.0”修改为“3-5.0”。然而，假设原申请文件中全文的记载都是“3.”而非“3”，那么该修改很有可能不被接受。

　　由此可见，目前的审查实践对于申请文件修改的要求非常严格，这种严格的修改要求实质上是为了平衡专利申请人（申请授权后即成为专利权人）的利益与公众的利益，防止申请人在申请文件中补入申请日之后才做出的技术方案（但却享有了原申请日），进而不适当地扩大了专利权人的范围，这显然相应地使得公众的范围或利益受到不适当地缩小或侵害。换言之，专利法第33条是对申请人的非常严格的要求，那么申请人由于各种原因而使得在专利申请文件中存在的一些非实质性缺陷是否就完全没有修改机会呢？

　　笔者认为，由于专利制度在中国建立的时间并不是很长，专利申请量虽然增加迅猛，但是专利申请的质量还需要较长时间来进一步提高和完善，鉴于这种情况以及专利制度设置的初衷是为了鼓励发明创造而非设置障碍以抑制发明创造，国家知识产权局在尽量不侵害公众利益的前提下，实际上还给予了申请人在一定程度上弥补这种明显缺陷和错误的机会。

　　例如2010版《专利审查指南》第一部分第二章8中记载了两种可以不认定为修改超范围的情形：（1）对明显错误的更正，不能被认为超出了原说明书和权利要求书记载的范围。所谓明显错误，是指不正确的内容可以从原说明书、权利要求书的上下文中清楚地判断出来，没有作其它解释或者修改的可能。（2）对于附图中明显可见并有唯一解释的结构，允许补入说明书并写入权利要求书中。

　　最后，笔者认为：

　　（1）国家知识产权局对于申请文件的严格要求是非常有道理的，这种严格要求有助于专利申请文件的进一步完善，这对于专利保护范围的明确界定是非常有益的；稍微长远地来看，专利保护范围的明确界定对于专利权人在后续过程中使用该权利是非常有帮助的。当然，这些均在一定程度上对于申请人和/或专利代理人提出了更高的要求，因为只有撰写出更高质量的专利申请文件，才能更好地保护专利权人的利益。

　　（2）另外，如专利法第1条所述，为了鼓励发明创造，提高创新能力，促进科学技术进步和经济社会发展，所以制定了专利法。也就是说，如笔者在前面所述的那样，专利制度的设立初衷是促进产生更多更好的发明创造而非使得这些发明创造由于某些非实质性缺陷而受到抑制。故而，在尽量不侵害公众利益的前提下，国家知识产权局可酌情考虑在相对较大程度上给予专利申请人弥补一些明显缺陷和错误的机会，使得申请人免于由于撰写不规范、不完善而丧失授权的机会，这种丧失可能会在一定程度上抑制某些申请人进行发明创造的积极性，进而在一定程度上背离了专利制度设立的初衷。

　　参考文献：

　　1.专利复审委员会第21632号复审请求审查决定，2010年1月14日。

　　2.2010版《专利审查指南》。