摘要：

　　结合案例讨论提出观点：我们应当对“坏点”采取较为宽松的态度。凡事都有例外，对例外苛责过严，会因噎废食。在专利领域，当然不能允许坏点泛滥而使专利权人能够滥用权利，但如对坏点苛责过严，则不能给与发明人与其贡献相适应的专利保护，将背离专利制度的本意。实务中，宜重点从实用性方面考量是否可授权，而从说明书支持角度不对坏点做出苛求，不应要求发明人完全清楚新技术方案的内在机理，也不应要求发明人预测尚不了解的潜在坏点。

　　一．案例背景：专利号93109045.8的发明专利无效案

　　名称为“立体选择性糖基化方法”专利号93109045.8的发明专利无效案(第9525号无效宣告审查决定)以及与相关一审(（2007）一中行初字第922号)二审(（2008）高行终字第451号)行政诉讼引起了业内关注。焦点之一是权利要求“字面范围”中的“坏点”对权利要求有效性的影响。当权利要求字面含义所界定的保护范围内存在相反实施例，即达不到本发明目的的实施例时，所述相反实施例在权利要求保护范围内所对应的点即为“坏点”。

　　上述专利需要解决的技术问题是“选择适于得到β异头物核苷的原料和反应条件”。在说明书公开的104个实施例中出现了11个包括对现有技术做出贡献的技术特征，包括反应溶剂、反应温度、核碱的结构和α异头物富集的糖的选择，均落入权利要求1记载的技术特征的范围内，却得不到β异头物富集的二氟核苷的实施例，即存在11个坏点。如果申请人并未披露这些坏点，或者在授权之前已通过放弃相应坏点的方式修改了权利要求，其专利权可能还安稳健在，也就不会引出本案。

　　无效宣告请求人基于以下两点认为权利要求1得不到说明书的支持，不符合专利法第26条第4款的规定：

　　1、权利要求1所概括的技术方案包括了大量不能实现制备β异头物富集核苷的技术方案。

　　2、本领域的技术人员由说明书所披露的实施例无法看出最终产物β异头物富集的核苷的获得与反应条件件之间规律性的变化。

　　专利权人则认为：在判决权利要求是否得到说明书支持时，应当考虑说明书的全部内容，而不是仅限于具体实施方式部分的内容。本发明说明书中给出的所有实施例，均能够解决本专利相对于现有技术要解决的技术问题，只不过由于专利权人在权利要求中只将终产物限定为β异头物富集的二氟核苷，而使这些表格例字面上未能落入权利要求1的保护范围。

　　专利复审委合议组认为：在权利要求1所概括的数量众多的具体实施方案中，存在过多无法预见其产物是否β异头物富集的方案，所属领域技术人员仍然需要进行大量的反复实验或者过度劳动才能从各种反应条件中筛选出能够实现权利要求1所要保护的技术方案，因此权利要求1不符合专利法第26条第4款的规定。

　　一审中院意见主要为以下两个要点：

　　1、专利复审委员会没有全面考虑说明书中有关发明目的、技术方案的记载以及大量能够实现β异头物富集的实施例。

　　2、专利复审委员会在评述和决定要点中引入“大量的反复试验”和“过度劳动”作为标准评判权利要求书是否得到说明书支持，其评判的出发点不符合专利法第26条第4款的规定，是不适当的。

　　二审高院意见主要为以下两个要点：

　　1、如果说明书中公开的部分实施例或实施方式不能达到发明目的或发明效果却又被概括纳入权利要求书的保护范围，并且删除该部分实施例或实施方式时权利要求的保护范围相应缩小，则应当认为该权利要求得不到说明书的支持。

　　2、关于专利复审委员会“大量的反复试验”和“过度劳动”的认定标准不违反专利法第26条第4款的规定，并无不妥。

　　二．笔者观点和对复审委的决定的分析

　　按照审查指南的规定，权利要求的保护范围内是不容许存在坏点的；专利授权之前，如在权利要求概括的范围内存在坏点，申请人可以采用放弃相应坏点的方式修改权利要求，以保证最终权利要求的保护范围内不存在坏点。笔者认为，审查指南所不容许的坏点应当主要指实质性坏点，实务中，应允许一定的“字面坏点”存在。字面坏点是指通过考虑现有技术和说明书中充分公开的技术或权利要求隐性的限定特征能够加以排除的坏点。

　　笔者认为，我们应当对“坏点”采取更宽松的态度。凡事都有例外，对例外苛责过严，会因噎废食。在专利领域，当然不能允许坏点泛滥而导致专利权人可滥用权利，但如对坏点苛责过严，则不能给予发明人与其贡献相适应的专利保护，将背离专利制度设立的本意。关键是在其间找到合理的平衡点。笔者较为赞同以上一审中院的观点。实务中，宜重点从实用性方面考量是否可授权，而从说明书支持角度则应采取更具有灵活性的态度，不对坏点做出苛求。

　　以上专利无效案中，复审委实际上认同了无效请求人的观点，“本领域的技术人员由说明书所披露的实施例无法看出最终产物β异头物富集的核苷的获得与反应条件之间规律性的变化”，体现在无效决定中，则是“存在过多无法预见其产物是否β异头物富集的方案”以及“所属领域技术人员仍然需要进行大量的反复实验或者过度劳动才能从各种反应条件中筛选出能够实现权利要求1所要保护的技术方案”。据此，复审委认为权利要求得不到说明书支持。笔者对此持有不同意见。

　　复审委实质上严格禁止坏点存在：如果权利要求中包含坏点，那么在现有技术或说明书中应当提供有关知识使本领域技术人员不需通过创造性或过度劳动即可排除这些坏点。也就是说，现有技术或说明书中有关排除坏点的知识可被理解为权利要求字面上虽未包含但是已隐含的技术特征，能够消除权利要求的字面坏点。复审委实质上还要求发明人进一步总结出“坏点”的规律；或者是进一步总结出能够实现发明目的的技术方案的规律，也就是“好点”的规律。笔者认为，总结出“坏点”规律，也相当于从负面进一步总结出“好点”规律，效果基本等价。总结坏点规律这一要求，表明复审委不满足于申请人只排除已知的坏点，其体现出来的实质要求是：如果基于现有技术或发明人申请人已知的技术有可能较现实地预见存在尚未被发现的坏点，则这些坏点也应通过“总结坏点规律”而加以排除。

　　至此，笔者认为有关坏点的讨论已经转化成了以下两个问题：

　　1．是否应当要求发明人完全清楚新技术方案的内在机理？

　　2．是否应当要求发明人预测并排除尚不了解的潜在坏点？

　　笔者认为对上述两个问题的回答都应当是否定的，复审委采用的标准过于严格。通常，发明人不是不想排除坏点，而是受现有技术水平、研发能力等客观条件的制约，尚不具备进一步总结出好点或坏点规律的能力，甚至在很长一段时间之内都可能不会具备这种能力。而这种坏点瑕疵如果导致具有较大实用价值和进步意义的技术方案不能获得保护，因被穴藏而导致不能及时为社会所用以发挥其巨大价值，显然是有害公众利益、违背专利制度初衷的。也就是笔者所言及的“对例外苛责过严，会因噎废食”。

　　在实务中，专利制度允许，并客观存在众多具有实用性和技术进步意义的发明专利权，均基于若干实施例对保护范围进行了概括，而实际上，发明人和申请人对发明的内在机理并不了解，对实施例内在的联系规律也并不了解，认识仅停留在外在表象的层面上。可以想见，基于这种肤浅片面的认识而总结出来的权利要求及保护范围，注定存在缺陷，也必然存在不少潜在坏点，与真正揭示发明内在原理和坏点内在规律还相差很远。而我们的专利制度容许这类专利权存在，这也符合专利制度的初衷，这种容许的立足点是这些专利须具备实用性，须体现技术进步。笔者认为，如果止步于能够揭示坏点的外在表面规律就能授权，而没有揭示坏点规律就不能授权，这种标准是明显不公平的，有如五十步笑百步，甚至是九十九步笑百步，因为这两者与真正揭示内在本质规律的差距是基本相当的。总之，笔者认为，不应要求发明人掌握新技术方案的内在机理，也不应要求发明人预测尚不了解的潜在坏点，我们的专利制度应容许这类专利权存在，这也符合专利制度的初衷，这种容许的立足点是这些专利须具备实用性，须体现技术进步。

　　三．结合金属杯例的分析

　　试设一例。某一涉及杯子的权利要求，在新颖性创造性等方面均符合授权要求，其中有一限定特征为“杯子是金属的”。对于这个司空见惯的实例，笔者认为应能达成共识，即此技术方案满足授权条件。但是，“金属”这一特征是存在坏点的。“金属”应包括任意金属组合以任意比例制出的合金。在此例中，至少水银应属坏点，放射性金属也应属坏点。实务中，一般用以下理由来解释：权利要求的主体为杯子，则相应包含对所用材料隐含的限制条件，如材料的常温下固态性质、卫生、安全方面的基本要求等等，且所要排除的坏点属于公知范畴，为本领域技术人员所了解，在技术方案实现的过程中，坏点不会造成困难。然而，笔者认为，对于金属杯例，发明人是否能对坏点做出规律性解释这一问题已经被乎略了。笔者不能确定以现在的科技水平，是否能够为此例中的坏点给出建筑在完美的科学解释基础上的规律总结，如果我们可以合理假定申请人不能对此例中的坏点做出规律性解释，那么参照前述发明无效案中复审委的观点，我们会发现发明人因未能揭示坏点规律，权利要求得不到说明书支持，因而不能满足授权条件。

　　有人可能提出，如果“金属”这一特征不在核心的发明点上，或者说，如果不是对现有技术做出贡献的特定技术特征，则可不做出要求。笔者不能认同。“特定技术特征”这一概念，仅止运用于评价单一性，在审查发明是否属于可授权的主体时，也有运用价值，但并没有运用到其他方面的法律依据。有关坏点问题，为什么不可以对所有的技术特征一视同仁？笔者认为，即使坏点与特定技术特征相关，仍可延用以上金属杯例的标准，实际上是主要基于实用性的标准，也就是说：相应权利要求中隐含了相应限制条件，且所要排除的坏点属于公知范畴，为本领域技术人员所了解，在技术方案实现的过程中，坏点不会造成困难。其中，如果发明的说明书中已经对已知坏点进行了充分公开，应视同于其已进入公知范畴。不应要求发明人进一步对坏点做出规律性解释。

　　四．结合粮食增产例的分析

　　笔者再设一例，一对人类有巨大的贡献的技术方案，比如，在增加很小成本的情况下，能够使粮食亩产增长100%以上，能彻底解决中国耕地不足和世界范围内的饥饿问题。此粮食增产技术方案的权利要求中包含参数x，取值范围是0到1。发明人公开了包含端点在内的x在0到1之间取1000个不同值的实施例，其中80%是好点，20%是坏点。技术方案其他方面均符合专利授权条件。发明人不能解释好点或坏点的形成机理或总结出其他规律，仅能以概率统计的方式总结出在这1000个点中好坏点比例约8：2。在这种条件下，笔者已无法进一步合理限制保护范围了。如果仅以800个好点实施例做保护范围，申请人实在太委屈了。

　　有人可能马上就提出反对，认为笔者以上粮食增产假设例是错误的，现实情况中不可能出现这种例子，发明人应当在参数上找更细分的点做试验，从而发现进一步规律并概括出更合理的保护范围。笔者认为，如果是在理想世界，这种观点确实将是无法反驳的，但在现实世界中，由于技术水平、实验手段、资金、时间等多方面客观因素的制约，将造就与该假设例可以类比的实例，所以完全可以用此假设例做理论测试，尽管该假设例确实有些夸张。前述发明无效案例，应当可以与此假设例类比。如果我们得知主张的保护范围内包含几乎不可穷尽的实施例，以当前的技术水平分析数万个实施例才有可能有效地总结出其规律，甚至也可能在分析数万个实施例之后仍不能成功；以当前的实验能力，分析数万个实施例要花若干年的时间；以当前的财力，可能世上并没有申请人或投资人有能力承担这种开支和风险；而发明人已尽了相当的合理的努力在保护范围内100点中，做出了90个有代表性的好点和10个坏点，更重要的是，这些好点足以满足实用要求，且相对现有技术有着飞跃性的进步，在这种情况下，仍要求申请人进一步搞清好点或坏点规律才能授权，是否恰当呢？笔者相信这种例子尤其在化学领域是可能现实存在的。

　　笔者认为，坏点问题的处理，在参照现有规定的基础上，还应从立法本意的角度对问题加以考量。专利制度设立的本意是推动发明创造，进而以发明创造推动社会生产力的进步。凭借专利制度，申请人通过发明创造的公开，换取一定时期内的垄断权利保护。专利制度应保证申请人获得与其发明创造做出的贡献相当的权益，社会公众可以及时获知新的有价值的发明创造并加以合理利用。这里所指的有价值的发明，应当就是指具有新颖性、创造性和实用性的发明。实用性要求是为了确保该发明首先必须能实现，在此基础上，确有实际价值，对社会生产力进步有推动作用。

　　上述粮食增产技术新方案，从专利制度设立的本意这一角度来考量，是否应被授予专利权？笔者认为，当已明确了这个发明能实现，并且有巨大应用价值，对社会生产力进步有巨大推动作用，则答案应当是显而易见的。如果因为坏点瑕疵而不能给这样的专利保护，而使申请人无限期的把这一技术方案保密下去，对此例而言，岂止是完全背离了专利制度的初衷，简直是对人类的犯罪了。

　　五．结合一审中院观点的分析

　　笔者认为，在对实用性进行评价时，确有必要考查所属领域技术人员是否需要进行大量的反复实验或者过度劳动才能达到发明目的。而无论在对实用性问题还是支持问题进行评价时，不必要对能否筛选出所有好点和坏点也进行同样的考查。对此，笔者比较认同一审中院的观点：

　　1、专利复审委员会没有全面考虑说明书中有关发明目的、技术方案的记载以及大量能够实现β异头物富集的实施例。

　　2、专利复审委员会在评述和决定要点中引入“大量的反复试验”和“过度劳动”作为标准评判权利要求书是否得到说明书支持，其评判的出发点不符合专利法第26条第4款的规定，是不适当的。

　　笔者的理解是，中院意见的第一点体现了对本发明能够实施以及实用性上的肯定；第二点表现出中院对以上述方式从能否得说明书支持这一角度去考查本发明的做法并不认同。

　　六．对审查标准的建议

　　对具有字面坏点的权利要求，当其他授权条件均可满足时，笔者建议按以下基本原则重点从实用性方面做出要求并考量其是否可授权，而不从说明书支持的角度对坏点做出过严苛求：

　　1、仅对于保护范围内技术方案不可能或不易于穷尽的，且没有有效办法更合理地概括保护范围从而能剔除坏点的，容许以发明目的作为有效限定特征；在专利申请的审查过程中，应坚持要求将已知坏点从权利要求保护范围内放弃；在授权后的程序中，如无效程序中，容许字面坏点存在。

　　2、应有充足数量的好点加以支持，从而所属领域技术人员不需要再付出创造性劳动，不需要进行大量的反复实验或者过度劳动就能实现本发明。

　　3、好点参数选择应合理分布于所要求保护的参数范围内。

　　4、如申请人未披露坏点，权利要求符合授权条件。

　　5、本发明具有实用价值，能够推动本领域技术进步。

　　对于有多少好点才算数量充足，最高容许有多大比例的坏点，好点参数分布什么情况下才算合理，笔者认为这是实务操作中的现实难题，只能按具体个案来把握，不好一概而论。把握分寸的关键是找到一个合理的平衡点，既不能因坏点泛滥而导致专利权人可滥用权利，又不因对坏点苛责过严而不能给与发明人与其贡献相适应的专利保护。

　　七．笔者结论

　　笔者结论是，我们应当对“坏点”采取较为宽松的态度。凡事都有例外，对例外苛责过严，会因噎废食。在专利领域，当然不能允许坏点泛滥而使专利权人能够滥用权利，但如对坏点苛责过严，则不能给与发明人与其贡献相适应的专利保护，将背离专利制度设立的本意。实务中，宜重点从实用性方面考量是否可授权，而从说明书支持角度不对坏点做出苛求，不应要求发明人完全清楚新技术方案的内在机理，也不应要求发明人预测尚不了解的潜在坏点。