专利法实施细则第20条第1、3款规定,“权利要求书应当有独立权利要求,也可以有从属权利要求”,“从属权利要求应当用附加的技术特征,对引用的权利要求作进一步限定”。
审查指南第二部分第二章第3.1.2节规定“从属权利要求中的附加技术特征,可以是对所引用的权利要求的技术特征作进一步限定的技术特征,也可以是增加的技术特征”。
以上是从属权利要求撰写的法律依据和撰写方式。从附加技术特征的功能性来看,从属权利要求可以分为“后退型”和“定义型”。
“后退型”从属权利要求是非常常见的权利要求类型,其主要作用是如果现有技术或抵触申请使得母权利要求无专利性时,“后退型”从属权利要求的附加技术特征可以作为保证专利性的一道防线。“后退型”从属权利要求通常以以下方式来进一步限定其母权利要求的主题:(a)在母权利要求所包括的技术特征的基础上再增加一个或者更多个附加技术特征;(b)进一步具体化母权利要求中已经引述过的技术特征;(c)具体化已经引述过的技术特征之间的相互关系。
“后退型”从属权利要求要防御的情况是:在专利申请提交后,有一些现有技术浮出水面,这些现有技术教导了母权利要求所试图保护的主题,使得母权利要求没有专利性。而“后退型”从属权利要求则有意识地从母权利要求所限定的范围撤退到一个更窄但可能从专利性角度来看更安全的位置。以上所提到的现有技术,本文称之为“发明相关”现有技术,因为不仅是母权利要求的范围落入这种现有技术,这种现有技术也事实上公开了发明人所认为的他所发明的主题。
但是,与“后退型”从属权利要求不同,“定义型”权利要求的作用并不是要从发明人认为其所发明的主题后退,相反“定义型”权利要求是更加具体地限定发明人本意所一直想要保护的发明的主题。“定义型”权利要求由此可以解决“后退型”权利要求所不能解决的两种类型的母权利要求存在的潜在缺陷。
“定义型”权利要求所能克服的第一种潜在缺陷是:母权利要求的保护范围可能会落入没有真正公开发明构思的现有技术的范围,这种现有技术下文称之为“发明不相关”现有技术。另一种潜在的缺陷是:由于无论母权利要求本身还是(如果有的话)它所从属的权利要求都包括不清楚的用语,因此母权利要求可能会出现不清楚的缺陷。
一、母权利要求可能落入发明不相关现有技术的范围
首先解释使用“定义型”权利要求来预防如下情形:母权利要求可能落入发明不相关现有技术的范围,也就是说这种现有技术并没有公开发明人的发明构思。权利要求1.1就是这样一种母权利要求,其要求保护双金属开关与装置A的组合。
1.1一种X设备,包括:双金属开关,以及装置A,其与所述双金属开关相连。
在该权利要求中,术语“双金属开关”本意是指一种已知类型的电气开关,该电气开关由两片具有不同热膨胀系数的金属如黄铜和镍铁合金构成。由此,这种开关会响应于温度变化而弯曲,并且广泛应用于自动调温器领域。发明人发现给这中开关添加装置A能够提高其对温度变化的敏感性。
为了理解“定义型”权利要求如何与“后退型”权利要求作用不同,首先考虑“后退型”权利要求如何在发明中发挥作用。
假设有一篇现有技术教导了发明人认为的他所作出的发明:随温度变化而弯曲的双金属开关连接有装置A。在这种情况下,权利要求1.1的保护范围就会太宽而无法避开上述现有技术。在这种情况下,发明的专利性就不得不基于“后退型”权利要求所限定的范围来克服。例如权利要求1.2就是这样的“后退型”权利要求,其附加技术特征为装置B(假定有创造性)。
1.2如权利要求1.1的X设备,还包括:装置B,其与装置A相连。
作为比较,假设存在一篇发明不相关对比文件,该对比文件并不涉及发明人本意所要求保护的随温度变化而弯曲的双金属开关并连接有装置A,而只是一个普通的墙壁开关连接有装置A,但该普通墙壁开关却恰恰由两种不同金属如黄铜和铝制成。字典中将“双金属”定义为“由两种金属组成”,因此广义而言,任何由两种金属制成的开关都是“双金属开关”。因此,这篇发明不相关现有技术也会使权利要求1.2失去新颖性。
与第一种情况不同,墙壁开关的现有技术并没有公开发明构思,而事实上,发明人也没有有意使其权利要求覆盖墙壁开关的结构,这种墙壁开关并不涉及发明人所要解决的技术问题当然也不能解决该技术问题。
在这种情况下要建立发明的专利性并不需要后退到一个更受限制的保护范围,例如权利要求1.2的加入了装置B的保护范围。其实仅仅需要将术语“双金属开关”本来所一直要表达的意思表达清楚,权利要求1.1的范围就很适当。因此没有必要从所意图限定的范围后退,而只需澄清该范围即可。
权利要求1.3就是针对这种情况的“定义型”权利要求,其以发明人本意所想表达的含义对术语“双金属开关”进行定义,由此排除了墙壁开关的现有技术。
1.3如权利要求1.1所述的设备,其中所述双金属开关包括至少一对实质上重叠的具有不同热膨胀系数的金属片。
几乎任何加入到一个权利要求中的内容都会或多或少地使该权利要求的范围变窄,“定义型”权利要求也不例外。但是与“后退型”权利要求相比,“定义型”权利要求所放弃的并不是我们本意认为的与发明相关的任何部分。权利要求1.3并不是后退型权利要求,因为它并没有从母权利要求1.1所意欲保护的范围后退,它仅仅是使所要求保护的范围更清楚。
二、母权利要求存在潜在的不清楚问题
“定义型”权利要求的第二个功能是要预防母权利要求可能会不清楚的问题。如果公众不能以合理的确定性来确定发明所要求保护的主题的范围,权利要求就不清楚。所谓的专利权利要求的公示性就是指潜在的侵权者应该能够确定他们实际生产或者构想的产品是否会被该权利要求所覆盖。对权利要求的清楚性要求并不仅仅是形式方面的要求,权利要求不清楚既是驳回理由也是无效理由。
除了指南中列举的一些不清楚的例子外,诸如“高分辨率滤波器”、“智能处理器”、“剧烈搅动”、“快速便捷地访问”和“可接受的柔韧性”这类用语对于撰写者而言通常看起来是没有问题的,他当然知道他的意思是什么。但是审查员(以及之后的竞争对手)会认为这些术语不清楚。
权利要求1.4是一个存在潜在不清楚的问题的例子,其涉及“细长的”一词。
1.4 一种支持设备,包括座板,和将所述座板支撑于下表面上方的装置,所述用于支撑的装置包括一个或者更多个细长的支撑部件。
那么何种程度的最小长厚比才能使支撑部件称得上“细长的”呢?随着支撑部件变得越来越短,就更不清楚何为“细长的”了。
权利要求1.5为定义型权利要求,其解决了权利要求1.4的潜在的不清楚问题,将“细长的”定义为具有至少3:1的长厚比。
1.5 如权利要求1.5的支持设备,其中每个支撑部件具有至少3:1的长厚比。
当然对“细长的”的定义也应该出现在说明书中以作为至少优选的最小长厚比。
具体区分何种用词(如“细长的”)会导致不清楚以及何种用词(如“双金属”)会导致权利要求的保护范围可能会落入发明不相关现有技术并不重要。我们仅需要注意权利要求中的每个用词并且考虑可能会出现何种情况。例如,可以问下面两个问题:
1.这个术语所覆盖的内容会超过我们本意所想要的吗?
2.会不会有人争辩该术语如此的不清楚以至于公众无法清晰地辨别其要求保护的主题的范围?
如果对这两个问题的任一个的回答是肯定的,就应该认真考虑撰写定义型权利要求,以对可能有问题的用语进行支持。
三、对“定义型”权利要求的思考
既然定义型权利要求是对发明人本来就一直意欲想要的内容进行定义,那么为什么不一开始就把它放在母权利要求中,而是要费事撰写一个定义型权利要求呢?因为总是存在如下的危险,即对某一术语的定义可能比我们原意所考虑的具有更大的限制性,因此会导致我们放弃掉我们本来所不想放弃的权利要求的覆盖范围。例如我们之前所假想的那个墙壁开关可能并不真实存在,在这种情况下独立权利要求1.1是有专利性的。那么在独立权利要求1.1中保留较宽范围的“双金属开关”并通过在定义型权利要求1.3中对该术语进行定义,就可以防止意外情况的出现。
事实上任何用语或措辞都有可能被解释为事先无法预期的含义,那么用定义型权利要求对每个术语都进行支持,是不是有些不实际?显然对每个用词或措辞都设立定义型权利要求是不实际的。关键是辨别出凭直觉和经验告诉我们更有可能需要支持的术语。对于权利要求专利性而言很关键的用语应该得到更特别的关注。权利要求1.1和权利要求1.4的专利性很大程度上取决于术语“双金属”和“细长的”。因此显然需要定义型权利要求对这些术语进行清楚地定义。
与一开始申请时就在权利要求书中包括定义型权利要求相对,可不可以等一下看在实质审查程序中审查员找到了何种现有技术,然后如必要再在当前在审权利要求书中补入定义型权利要求以对相关术语进行定义呢?如果想要依赖的定义至少不能在说明中隐含公开的话,那么在审查过程中对权利要求进行修改可能是不可能的。因此,一开始申请时就考虑到我们可能在申请提出后的某个时间需要依赖于定义型权利要求就可以确保在第一时间将合适的定义包括在说明书中。另外,上述问题可能在实审阶段并不出现而是之后例如在无效或诉讼中出现,此时修改权利要求书就太晚了。一旦权利要求处于无效或诉讼阶段,复审委或法院通常会根据说明书对权利要求进行限窄性地解释。但是,被限窄性解释的权利要求可能就无法覆盖住侵权产品。另外在审查阶段修改权利要求根据禁止反悔原则还会导致等同原则对该特征不适用。
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