一、引言

　　分案申请的提出源于专利法对专利申请的单一性要求，专利法意义上的单一性是指一件发明或者实用新型专利申请应当限于一项发明或者实用新型，属于一个总的发明构思的两项以上发明或者实用新型，可以作为一件申请提出。

　　专利申请应当符合单一性要求既有技术上的原因也有经济上的原因：技术上的原因是为了便于专利申请的分类、检索和审查；而经济上的原因是为了防止申请人只支付一件专利的费用而获得几项不同的发明或者实用新型专利的保护。

　　在专利申请的审查过程中，如果审查员发现专利申请存在单一性缺陷，则会发出审查意见通知书要求申请人进行修改，申请人可以应审查员的要求提交分案申请，这种情况可以称为“被动分案”。另外，在审查员未指出单一性缺陷的情况下，申请人也可能由于某些原因而主动提出分案申请，这些原因例如有：申请人发现专利申请中存在单一性问题，为了节约审查程序而主动提出；申请人希望基于专利说明书重新撰写权利要求，对与原权利要求不同的方案进行保护等等，这种情况可以称为“主动分案”。

　　实践中，分案申请提交的时机对于申请人而言往往是至关重要的，错过了法律规定的提交时机即意味着申请人丧失了提出分案申请的机会。因此，笔者希望对欧洲专利组织公布并于2010年4月1日生效的《欧洲专利公约实施细则》以及我国于2010年2月1日施行的《专利审查指南》中对于分案申请提交的时机进行介绍和比较，希望借此使广大申请人对中国和欧洲专利分案申请提交的时机能够有一个全面和深入的了解，并基于此对我国的相关立法提出一些建议。

　　二、《欧洲专利公约实施细则》（下称《实施细则》）中有关分案申请提交的时机的规定①：

　　1.原则性条件：

　　提交分案申请的时间应当满足下述条件：1、拟进行分案的申请(即原申请)应当处于审查未决期，并且；2、以下两项期限中至少有一项还未届满：《实施细则》36(1)(a)规定的“自愿分案”(即主动分案)期及《实施细则》36(1)(b)规定的“强制分案”期。

　　2.“较早申请”及“最初申请”

　　《实施细则》36(1)中所及“较早申请”(earlier application)，是指分案申请最直接依据的原申请，该定义不同于同样出现在《实施细则》36(1)中的“最初申请”(earliest application)，“最初申请”是指分案申请直接或间接依据的最原始的申请。对于第一次分案申请而言，这两种定义指向同一申请。

　　3.“自愿分案”

　　“自愿分案”是指按照《实施细则》36(1)(a)规定，申请人可在收到EPO对最初申请的第一次审查意见通知书后的24 个月内，对未结案的“较早申请”提交分案申请。对最初申请的检索意见通知书不视为第一次审查意见通知书，因此不构成期限的开始。但若申请人在收到EPO根据《实施细则》70(2)发出的审查意见通知书时放弃申请权利，则EPO不对该申请出具检索意见，但根据《实施细则》71(1)和(2)出具审查意见通知书。该审查意见通知书可构成此期限的开始。

　　4．“强制分案”

　　“强制分案”是指根据《实施细则》36(1)(b)规定，申请人可在收到EPO对最初申请不符合《欧洲专利公约》第82条有关发明单一性规定发出的异议通知后的24个月内，对未结案的“较早申请”提出分案申请，且异议通知书中指出的缺乏发明单一性的缺陷为首次提出。审查部在后续发出的对同一发明单一性缺陷问题予以确定的通知书不构成另一强制分案期限的开始。只有对不同发明单一性缺陷问题发出的通知书可构成新的强制分案期限。此外，在对申请人进行电话讨论或约见过程中首次提出发明单一性缺陷问题，则进行电话讨论或约见会晤的日期均可构成强制分案申请的期限开始。此外，审查部根据《实施细则》137(5)发出的通知以及指出缺乏发明单一性的检索意见通知书不构成强制分案期限的开始。但若申请人在收到EPO根据《实施细则》70(2)发出的审查意见通知书时放弃申请权利，则EPO不对该申请出具检索意见，但根据《实施细则》71(1)和(2)出具审查意见通知书，该通知书可构成“强制分案”期限的开始。

　　三、《专利审查指南》②中有关分案申请提交的时机的规定：

　　1.原则性规定：

　　申请人最迟应当在收到专利局对原申请作出授予专利权通知书之日起两个月期限届满之前提出分案申请（专利法实施细则第42 条规定）。也就是说，自专利申请日起至办理登记手续通知书中规定的期限届满之前，可以提出分案申请。上述期限届满后，或者原申请已被驳回，或者原申请已撤回，或者原申请被视为撤回且未被恢复权利的，一般不得再提出分案申请。

　　2.原申请、分案申请及再次提出的分案申请（未明确规定）：

　　原申请是指最初提交的专利申请，分案申请是指直接依据原申请提出的分案申请，再次提出的分案申请是指依据分案申请又提出的分案申请。

　　3.原申请被驳回的例外情况：

　　对于审查员已发出驳回决定的原申请，自申请人收到驳回决定之日起三个月内，不论申请人是否提出复审请求，均可以提出分案申请；在提出复审请求以后以及对复审决定不服提起行政诉讼期间，申请人也可以提出分案申请。

　　4．针对分案申请的再次分案申请：

　　4.1一般情况：

　　对于已提出过分案申请，申请人需要针对该分案申请再次提出分案申请的，再次提出的分案申请的递交时间仍应当根据原申请审核。再次分案的递交日不符合上述规定的，不得分案。

　　4.2例外情况：

　　因分案申请存在单一性的缺陷，申请人按照审查员的审查意见再次提出分案申请的情况除外。对于此种除外情况，申请人再次提出分案申请的同时，应当提交审查员发出的指明了单一性缺陷的审查意见通知书或者分案通知书的复印件。未提交符合规定的审查意见通知书或者分案通知书的复印件的，不能按照除外情况处理。

　　四、分案申请提交时机之中欧比较及立法建议

　　通过对中国和欧洲有关分案申请提交时机的规定的比较可知，欧洲是借助具体的时间长度来界定能否提交分案申请的界限，而中国则是通过原申请是否结案及是否依审查员的要求来界定能否提交分案申请的界限。相比之下，个人认为我国的规定更为灵活，但也有可能产生分案申请距最初申请时间过长的问题。

　　然而，由于目前我国专利审查周期已较以前大大缩短，因此，分案申请距离最初申请时间过长的情况发生的概率已经大大降低。我国目前有关分案申请提交时机的规定相对而言更适合我国的国情。但是还存在一些规定不够具体和明确的情况：

　　例如，《专利审查指南》中规定：“上述期限届满后，或者原申请已被驳回，或者原申请已撤回，或者原申请被视为撤回且未被恢复权利的，一般不得再提出分案申请。”然而，根据指南的精神，实际上在原申请被驳回后，很多情况下都是可以提出分案的，只要驳回决定未生效即可。因此，建议将上述规定改为：“上述期限届满后，或者原申请已被驳回且驳回决定已生效，或者原申请已撤回，或者原申请被视为撤回且未被恢复权利的，一般不得再提出分案申请。”

　　另外，对于驳回以后的各行政及司法程序，可以具体地对能够提交分案申请的情况进行说明：

　　例如，对于审查员已经作出驳回决定的原申请，自申请人收到驳回决定之日起3 个月内，不论申请人是否提出复审请求，均可以针对该原申请提出分案申请；在针对原申请提出复审请求以后以及对复审决定不服提起行政诉讼期间，申请人可以针对该原申请提出分案申请；复审决定撤销驳回决定的，可以提出分案申请；复审决定维持驳回决定的，自申请人收到复审决定之日起3个月内，不论申请人是否起诉，均可以提出分案申请；人民法院撤销专利复审委员会作出的复审决定的，可以提出分案申请；一审法院维持专利复审委员会作出的复审决定的，申请人在收到行政判决之日起15日内，不论是否上诉，均可提出分案申请；申请人上诉后，在收到人民法院维持专利复审委员会作出的复审决定的二审行政判决书之前，均可以提出分案申请。

　　此外，为了给申请人更明确的指引，在《专利审查指南》中还可以对涉及分案申请的各种类型的申请进行定义：

　　例如，原申请是指最初提交的专利申请；分案申请是指直接依据原申请提出的分案申请；再次提出的分案申请是指依据分案申请又提出的分案申请（之后的可以顺序编号为第三次等，但非常少见）。

　　基于以上定义，《专利审查指南》中还可以对能够提交分案申请的时机给出原则性的规定，以利于申请人理解：

　　提交分案申请的时机应当满足下述条件：1.原申请处于专利审查未决期（包含收到授予专利权通知书之日起两个月内，驳回决定未生效，处于视撤恢复期内）的既可以主动提出分案申请，也可以依审查员的要求提出分案申请；2.原申请处于专利审查已决期，且分案申请处于未决期的，仅能够基于审查员的要求再次提出分案申请。

　　注：

　　①《欧专局公布有关分案申请的具体规定》任晓玲国家知识产权局网站 2009 年9月11日

　　②《专利审查指南》2010 年版知识产权出版社