【案情简介】

　　株式会社普利司通（以下简称普利司通公司）享有第12类注册号为2019889的“DUELER”商标专用权，核定使用的商品为车辆轮胎、车辆轮胎的内胎。

　　广州市宝力轮胎有限公司（以下简称宝力公司）在其生产、销售的车辆轮胎的侧壁上印有“DUELER”（注：该英文标识与轮胎同色即为黑色、其使用方式具有唯一性）。

　　普利司通公司依据其享有的商标专用权诉宝力公司侵犯其商标专用权。

　　一审法院认为：宝力公司未经普利司通公司同意，擅自在其生产的轮胎上使用“DUELER”字样，其行为侵犯了普利司通公司的商标专用权，应承担相应的侵权责任，赔偿损失。

　　本案所涉商标侵权表现形式为在相同商品上使用相同商标。从表面上看，一审法院的判决结果无可厚非，但笔者并不认同一审法院的判决结果。原因很简单，一审法院违反了“两步法”的侵权判断标准。

　　【相关判例介绍】

　　1、“耶莉娅”商标侵权及不正当竞争案。该案系北京高院审理的一起典型的商标侵权案件，本案的判决对于在相同或者类似商品上使用与商标权人相同或者近似的商标的行为具有警示作用。法院经审理认为：赛美公司擅自在公司网站、杂志、宣传手册、商业合同及服装商品上使用了“耶利亚”和“耶利妮亚”标识，这些标识的使用客观上起到了区分商品来源的作用，侵犯了耶莉娅集团的注册商标专用权，应当承担停止侵权、赔偿损失、消除影响的民事责任。法院据此判决：赛美公司立即停止商标侵权行为，赔偿耶莉娅集团、耶莉娅总公司30万元及诉讼合理费用3万元，并刊登公开声明，为耶莉娅集团、耶莉娅总公司消除影响。本案运用两步法判断商标侵权，即首先判断被控侵权行为是否属于商标意义上的使用行为，其次判断被控侵权行为是否属于在相同或类似商品上使用相同或近似商标的行为。

　　2、辉瑞产品公司立体商标侵权案〔（2009）民申字第268号〕。这是《最高人民法院知识产权案件年度报告（2009）》中一个指导性案例。在该案例中，最高人民法院认为，对于不能起到标识来源和生产者作用的使用，不能认定为商标意义上的使用，他人此种方式的使用不构成使用相同或者近似商标，不属于侵犯注册商标专用权的行为。该裁决表明，商标侵权意义上的商标使用应以起到标识来源和生产者的作用为必要条件。

　　【案件评析】

　　不论是北京高院审理的典型商标侵权案件还是最高院的指导性案例，均强调了“两步法”在商标侵权案件中的运用。具体到本案中，“DUELER”字样在商业活动中起到什么作用？是否属于商标法意义上的使用？能否起到区别商品来源的作用？从案件相关证据证明的案件事实来看，“DUELER”字样不属于商标法意义的使用，其不能起到区别商品来源的作用。理由如下：首先，“DUELER”字样仅出现在车辆轮胎的侧壁上。产品的标签、说明书、包装纸、宣传资料等均没有出现“DUELER”字样。其次，“DUELER”字样的颜色为黑色，与轮胎颜色一致，不构成突出使用。再其次，“DUELER”是英文中的固有单词，其含义为“决斗者”，其使用于产品上只是为了表明产品质量优良。同时，该使用方式符合商业惯例。最后，宝力公司享有自己的品牌。其享有的“宝力”商标为广州省著名商标。综合上述因素分析判断，尽管宝力公司在其产品上使用了“DUELER”标识，但其使用方式不属于商标法意义上的使用，该标识没有起到商品来源的作用，即不是商标。依据“两步法”的侵权判断标准我们得出与一审法院完全不同的结论。笔者也希望二审法院纠正上述错误，从而明确法律适用标准，统一执法尺度。