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上一期 | 总第323期
 
 
 
 
 
 
 
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浅谈新专利法下的禁止重复授权原则的例外情况
文/集佳知识产权代理有限公司 黄霖
 

  专利法的基本含义是赋予专利权人禁止他人未经许可实施其发明创造的权利。对于同样的发明创造,无论是同一人提出两件以上专利申请,还是不同人分别提出两件以上专利申请,即使在符合授予专利权条件的情况下,也不能授予两项以上专利权,否则在这些专利权之间就会发生冲突。这就是“禁止重复授权原则”。

  新专利法(2008年第三次修正版)第九条规定:

  “同样的发明创造只能授予一项专利权。但是,同一申请人同日对同样的发明创造既申请实用新型专利又申请发明专利,先获得的实用新型专利权尚未终止,且申请人声明放弃该实用新型专利权的,可以授予发明专利权。

  两个以上的申请人分别就同样的发明创造申请专利的,专利权授予最先申请的人。”

  首先,根据新专利法第九条中的规定“同样的发明创造只能授予一项专利权”可以理解:不管是同一人同日或者先后就同样的发明创造提出两份以上专利申请、还是不同人先后或者同日就同样的发明创造提出两份以上专利申请,都只能授予一项专利权。换言之,“同样的发明创造只能授予一项专利权”应当理解为:对同样的发明创造不能被两次授予专利权,即使它们并非同时存在也依然如此。

  然而,在新专利法第九条中,在规定“禁止重复授权原则”的同时,紧接着又规定了该原则的一种例外情况,该例外情况即:同一申请人同日对同样的发明创造既申请实用新型专利又申请发明专利,先获得的实用新型专利权尚未终止,且申请人声明放弃该实用新型专利权的,可以授予发明专利权。

  也就是说,只要满足新专利法第九条中所规定的上述例外情况的条件,同样的发明创造就可以被两次授予专利权。

  下面,对新专利法第九条中所规定的上述例外情况的条件做具体讨论。

  (1)必须是同一人所提出的两件同样的发明创造的专利申请,而且,这两件同样的发明创造必须是一件实用新型专利申请和一件发明专利申请。

  (2)这两件同样的发明创造专利申请必须在同日提交。这里,需要注意的是,这两件同样的发明创造专利申请需要具有相同的如专利法第二十八条所规定的申请日。也就是说,如果仅仅是优先权日相同而申请日不同,那么只是消除这两件同样的发明创造专利申请中的一件专利申请构成另一件专利申请的现有技术或抵触申请的情况而已,并不能成为使这两件同样的发明创造专利申请能够被分别授予专利权的条件。

  (3)在同日对同样的发明创造提出两件专利申请时,必须分别说明对同样的发明创造已申请了另一专利。如果未作说明,则这两件同样的发明创造专利申请只能授予一项专利权。

  (4)必须是实用新型专利申请首先被授权。如果发明专利申请首先被授权,则申请人不可以放弃其已经获得的发明专利权,转而获得实用新型专利权。

  (5)先获得的实用新型专利权尚未终止。如果专利权人已经放弃其在先获得的实用新型专利权,或者其实用新型专利权已经届满失效,则符合授予专利权的其它条件的发明专利申请也不能被授予专利权。

  (6)申请人需要应国务院专利行政部门发出的通知书选择放弃已经授予的实用新型专利权。

  只有同时满足以上六个条件,两件同样的发明创造专利申请才能够被分别授权,亦即,在实用新型专利申请获得授权之后,发明专利申请在申请人应官方通知而放弃已经获得授权的实用新型专利权的前提下可以获得授权。

  通过提交两件同样的发明创造专利申请,尽管根据新专利法申请人所能获得的专利保护总共也不会超过自申请日起20年的期间,但是申请人仍可以利用实用新型专利申请的很快授权而就其发明创造及时获得专利保护。

  因此,在专利代理过程中,在涉及提交两件同样的发明创造专利申请的情况下,代理人应当确保符合以上六个条件中的每一个。如果由于某种原因使得两件同样的发明创造专利申请的提交和处理未能满足以上六个条件之一,则将会造成两件同样的发明创造专利申请不能被分别授权的结果。特别地,当由于某种原因造成两件同样的发明创造专利申请未在同日提交(其中这两件专利申请要求同样的优先权)或者在同日提交但未作说明,则在必要的情况下可以考虑及时地主动撤回实用新型专利申请或采用不答复官方通知的方式使该实用新型专利申请被视为撤回,因为一旦该实用新型专利申请被授权,则相应的发明专利申请将不再能够被授权,这样申请人将不能够获得具有更高法律稳定性且保护期限更长的发明专利权。