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PCT国际申请的优先权恢复问题
文/集佳知识产权代理有限公司 彭娟
 

  前言:

  2010年,我国PCT国际申请量首次突破一万件,同比上年增速接近六成。根据世界知识产权组织(WIPO)近期公布的数据(如下表所示),2010年我国PCT申请量世界排名超过韩国,由2009年的第五位上升至第四位:

  国家 代码 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

  年份 - - - - - - to date

  Total Total 136,750 149,641 159,926 163,235 155,402 164,069 24,416

  美国 US 46,882 51,280 54,042 51,640 45,621 44,880 6,579

  日本 JP 24,870 27,025 27,743 28,760 29,802 32,148 5,926

  德国 DE 15,991 16,736 17,821 18,855 16,797 17,565 2,312

  中国 CN 2,503 3,942 5,455 6,120 7,900 12,296 1,622

  韩国 KR 4,686 5,945 7,064 7,899 8,035 9,668 1,447

  法国 FR 5,742 6,256 6,560 7,072 7,237 7,243 973

  英国 GB 5,099 5,097 5,542 5,466 5,044 4,891 717

  从上表可以直观地看到中国申请人涉外专利保护意识的不断提升。这一变化主要是受益于近年来WTO 体系下中国外经贸关系的新战略,在全球经济日益一体化的大背景下,中国出口贸易的日益发展让越来越多的国内申请人开始意识到国际专利申请的重要性和战略意义。与此同时,有关PCT国际申请的各种问题也越来越多地为人们所关注。

  本文旨在帮助申请人理清的一个问题是:一些国内申请人因为一定的合理原因而错过了国际申请的12个月优先权期限,此时应如何补救?经补救后的国际申请是否能确保有效?

  一、问题情境设定:

  一名普通国内申请人(个人或企业皆可),在国内有一在先申请,现在希望基于此在先申请的相同主题提出一国际申请(PCT申请)。但因为某些原因,此时距在先申请日已超过了12个月,也就是说按正常申请程序,此时提出PCT申请将无法要求在先申请的优先权(享有优先权日)。那么在这种情况下,申请人自然会产生一个疑问:如果向受理局(国家知识产权局)陈述错过优先权期限的合理理由,还能否在要求优先权的前提下提出PCT申请,并且在PCT申请后续进入国家阶段时,所要求的优先权是否仍然有效?

  二、解决方案依据:

  根据07年4月1日修订生效的《专利合作条约》(PCT)细则中有关优先权恢复的规定( 细则26之3,49之3 ),如提出PCT申请的日期距国内在先申请日还不足14个月,仍可以要求国内在先申请的优先权,向国家知识产权局提出PCT申请。但是,后续能否在保证优先权有效的前提下进入到你想去的国家,还得取决于相应国家对上述优先权恢复条款是否做出了保留。

  三、解决方案细则:

  PCT细则26之3,49之3设置优先权恢复条款的主要目的是:允许申请人即使在12个月的优先权期限过期之后,仍可以向受理局递交国际申请,并仍能享有该项优先权。但这一条款的适用有一定条件,PCT受理局可选择以下一种或两种标准作为允许恢复的理由:

  (1) 尽管已经采取了适当的注意义务,但仍出现了未能满足期限的疏忽;

  (2) 误期是非故意的。

  中国作为受理局接受的理由为上述第(1)种:尽管已经采取了适当的注意义务,但仍出现了未能满足期限的疏忽,即合理理由。

  另外对于请求恢复优先权的PCT国际申请,提出申请时除满足正常提交的要求以外,还需符合以下几点要求:

  (1)申请人在递交的PCT国际申请的请求书中应当包含恢复优先权的要求;

  (2)PCT国际申请日必须在优先权日起14个月内;

  (3)申请人需要说明在12个月优先权期限内没有递交PCT国际申请的合理原因;

  (4)PCT受理局可以要求申请人提供相应的证据或声明来支持其所提交的原因说明;

  (5)此外,申请人还需按照受理局的要求缴纳一笔优先权恢复费,中国作为受理局请求优先权恢复的官方费用为1000元人民币。

  满足上述要求的申请被官方受理后,恢复优先权的要求及受理局的决定将与国际申请文件一起公布。

  四、解决方案的BUG:

  利用上述方案,问题似乎已暂时得以解决。然而,还需要申请人重点注意的是,对于PCT细则优先权恢复的条款,各受理局和指定局均有权予以保留。

  据了解,目前作为受理局对此条款予以保留的国家和地区组织包括: 比利时、巴西、哥伦比亚、古巴、捷克、德国、阿尔及利亚、欧洲专利组织( EPO)、西班牙、法国、希腊、匈牙利、印度尼西亚、印度、意大利、日本、韩国、挪威、菲律宾、葡萄牙、新加坡。也就是说,向这些国家提交PCT申请,可能无法请求优先权恢复。这一点对中国申请人没有任何影响,有影响的是下一点:

  作为指定局对此条款予以保留的国家和地区组织包括: 巴西、加拿大、中国、哥伦比亚、古巴、捷克、德国、阿尔及利亚、欧洲专利组织( EPO)、西班牙、匈牙利、印度尼西亚、印度、日本、韩国、立陶宛、墨西哥、挪威、菲律宾、葡萄牙、瑞典、新加坡、土耳其和美国。也就是说,PCT申请如要进入这些国家的国家阶段,那么在国际阶段请求恢复的优先权将不被承认。

  虽然中国作为受理局接受了这一条款,但作为指定局予以保留。对于申请人而言,这也就意味着:申请人在进入中国国家阶段时,应当在进入声明中明确指明哪项是在国际阶段中恢复的优先权。而该项优先权,中国国家知识产权局将不予承认。在办理进入中国国家阶段手续后,将由国家知识产权局PCT处向申请人发出“优先权视为未要求”通知书。

  同时,申请人也应注意到像美国、欧洲、日本、韩国等专利大国在作为指定局时对此条款都进行了保留。因此,对于在国际阶段要求恢复优先权的PCT申请在进入欧美日韩等这些国家时,也将遇到与中国同样的状况,即优先权将被视为未要求。

  鉴于此,建议申请人还是应当慎重利用这一条款,尽可能在12个月的优先权期限内递交PCT国际申请,同时要求优先权。以避免出现在进入国家阶段时,因无法享受该项优先权从而导致权利无法得到有效保护的情况,尤其是对于想要通过PCT申请进入上述对优先权恢复条款予以保留的那些国家的申请人,如错过优先权期限,不建议请求恢复优先权。可以考虑通过别的途径解决,比如:积极研发新的技术方案,以一项新的发明提出PCT申请或国内申请等途径。