2008年6月,国务院发布了《国家知识产权战略纲要》,旨在提升中国自主知识产权的创造、运用、保护和管理能力,这份纲要不仅在整个国家法规制度的层面上明确了指导思想、战略目标和工作重点,也在具体措施的层面上提出了引导和支持企业创造、运用自主知识产权的方式方法。从中国企业自身的角度来看,要善于利用和抓住政策扶植的大好时机,加快构建企业自身的自主知识产权体系,并建立维护自主知识产权的日常管理规范,为将来在市场竞争中优先胜出并立于不败之地,打下一个良好的基础。
笔者曾在国内、国外专业的知识产权律师事务所为众多欧美企业提供全方位的知识产权服务达十年之久,对中国企业与欧美企业在知识产权日常管理上的差距深有感触。笔者在此提出一些中国企业在知识产权日常管理过程中常常忽略的几个问题,并给出相应的解决方案,希望能对提高中国企业创造、运用、保护和管理自主知识产权的能力有所裨益。
一、围绕企业商标标志的权利申请
申请商标注册对企业来说,应该并不陌生,但建立商标标志的保护体系,远远不止商标申请这么简单。提出的商标申请,有可能被商标局驳回;商标局初审通过,还可能被他人提出异议;克服了商标异议取得注册的商标可能因连续三年停止使用被撤销,可能因退化为通用名称被撤销,还可能因与他人存在争议被宣告无效。解决这些问题的核心在于两点,一是夯实商标标志的权属基础;二是规范地使用商标并保留使用证据。
中国商标法律体系中的“申请在先”原则,让很多企业把注意力集中在尽早提出商标注册申请上,而对商标标志的创作来源、著作权归属关注不够。商标标志,通常包含文字和图形,可能是企业管理层集体智慧的结晶,也可能来源于企业内部员工的有奖投稿,甚至广告公司、公关公司的专业设计,但无论是哪种方式,最好都要准备一份书面文件,写明创意理念、创作来源、可能的著作权归属以及转让著作权的对价,并由各方签字、盖章、注明日期。这份文件不仅可以消除未来可能出现的权属争议,还可能成为对抗其他企业商标异议、争议的利器。对企业核心的商标标志,还有必要对上述文件进行公证,或者通过著作权登记的形式,强化商标标志归属的客观性、真实性、确定性。
一个商标标志,在提出申请之前、申请过程中以及注册后,可能会以各种形式出现在企业的商品或服务中,以表明该种商品或服务来源于本企业。商标使用过程中,需要确保实际使用的商标图样与申请注册的商标图样一致,使用范围严格限定在核定使用的商品或服务项目上,相应的使用证据要分门别类地、按照时间顺序归档,以便在企业维权或者侵权抗辩中,快速收集在一起。如何收集、管理这些使用证据,将在下文中阐述。
二、围绕新包装、装潢及其他企业VI的权利申请
严格来说,商标标志,产品包装、装潢,营业场所装饰、装修,员工服装设计,员工名片设计,企业或产品形象广告等,均属于企业视觉识别系统(Visual Identification)的组成部分,简称VI。 但相对于商标标志来说,其他的企业VI随市场情况更新的频率更快,因此在获取权利方面要兼顾申请成本和保护效果。
注册商标专用权、外观设计专利权、著作权以及知名商品特有的包装装潢是企业VI可以选择的四种保护形式,权利创设成本和保护强度、保护时限基本上梯度下降的,企业可以根据VI本身的重要性和稳定性来选择不同的保护形式。
举例来说,某企业商品采用系列化包装设计,虽然不同系列产品的包装、装潢有所不同,而且阶段性更新,但有几种基础性设计要素是保持不变的,那么企业可以将这几项核心要素结合在一起申请商标注册,比如“金霸王”电池黄铜色和黑色颜色组合,“伟嘉”猫粮紫色背景、白色字体和虎斑猫猫头的组合,都已经注册为商标,包装容器的立体商标注册也已不鲜见。
如果企业的某种包装、装潢比较新颖、独特,创同类产品之先,也可以申请外观设计专利;外观设计专利不进行实质审查,授权容易,但如果设计本身缺乏足够的新颖性、创造性,在任何人均可提起的无效宣告程序中很容易“归零”。
企业VI自设计完成之日,就享有著作权保护,并不以著作权登记为必要。在企业VI的创作手稿、委托设计合同、权利归属声明、最先发表证据存在的情况下,著作权登记是选择性的;但对于重要的VI设计,建议企业还是要进行著作权登记,因其是一种简便的权属证据,登记日本身就可以印证创作完成的时间,同时有助于说明设计本身属于著作权保护的客体,因其经过版权主管机关的形式审查,其作为证据的真实性、客观性均较强。
知名商品特有的包装、装潢根据反不正当竞争法受到保护,禁止其他企业仿冒,无需任何申请授权程序,但受到保护的条件相对较为严格。企业不仅要证明使用该包装、装潢的商品或服务的知名度,而且还要出示包装装潢权属证据、在先使用证据和包装装潢“特有”即不同于同类产品的证据。这种保护方式没有权利申请的成本,但相应地,权利基础本身需要较多证据材料的支持。
三、围绕新产品的专利申请
中国企业申请专利的数量,在近年来有较快的增长,但专利的质量和欧美企业相比,还有很大的提高空间。研发能力、创新能力不是一蹴而就的,但中国企业完全可以通过有效的管理,将现有的设计、技术都纳入到保护范围,提高自己的市场竞争能力。
第一,专利申请时间与产品发布时间的协调。笔者不止一次发现,某些企业的新产品设计,在专利申请日前就已经发布,而且发布的场合并非中国专利法二十四规定可以不丧失新颖性的展览会和学术会议。这种情况下,专利在发布之时就直接进入了公有领域,企业不能享受专利保护了。
第二,实用新型专利申请和发明专利申请的协调。中国对实用新型专利申请采取初步审查制,就形式缺陷和明显实质性缺陷进行审查,但不进行实质审查,因此授权较快。但实用新型专利是否具有稳定性,是否可以作为起诉他人专利侵权的依据,还需要请求国家知识产权局出具评价报告。发明专利进行实质审查,因此授权较慢,但一旦授权,稳定性相对较强;在专利侵权诉讼中,被告即使提出无效宣告请求,法院通常也不会中止案件的审理。对企业来讲,一种产品或技术方案,完全可以分别提交实用新型专利和发明专利申请,当发明专利授权后,再放弃已有的实用新型专利,兼顾受保护的效率和效果。
第三,发明专利申请的前瞻性布局。发明专利未必需要等到产品或技术方案设计完成后再去申请,而是根据行业发展的特点、趋势,在产品概念、模型的基础上,在相关领域提前布局。
四、建立和维护知识产权数据库
企业的商标、专利、著作权等知识产权数量达到一定规模之后,必定需要一个完整的数据库来进行管理,以便于权利的续展和保护。笔者在此推荐以产品为中心的数据库管理。
以产品为中心的知识产权数据库,更便于权利的实施和保护。一种新产品研发后进入市场,可能带有企业的核心商标或称主商标,同时标有代表产品系列名称的子商标;该产品可能同时在几项发明专利、实用新型专利和外观设计专利的保护范围之内;该产品的包装、装潢或广告宣传可能已申请著作权登记。如果这些数据分散在不同的统计数据里,企业在发现侵权、仿冒产品之后,不容易第一时间汇总自己的权利基础,并快速形成有效的维权方案。以产品为中心来设计知识产权的数据库,企业不同的产品或服务相对独立,而每个产品或服务对应的知识产权种类和数量都相对容易掌握,这样无论是日常管理,还是涉及侵权诉讼,调取相关数据都更快捷、方便。
五、建立和维护证据材料档案库
知识产权案件,一旦涉诉,就需要企业配合收集大量的权属、知名度、实际使用等证据;而这些证据通常都是在诉讼启动之前几年、甚至更早之前产生的,如果没有一个较好的证据材料归档系统和档案库,证据收集异常困难。笔者在此推荐一些简单、易行的方法,来建立和维护企业自己的证据材料档案库:
第一,商标注册证、专利证书、著作权登记证书原件分类归档。如果经常以某项权利为基础提起行政投诉或侵权诉讼,可以对常用证书制作原件与复印件一致的公证,该公证书可以代替原件在各类投诉或诉讼中使用。
第二,重要的新产品上市后,第一时间在有代表性的重点城市进行公证购买,并获取对应的广告宣传材料,以证明新产品包装、装潢的在先使用以及相关著作权的在先发表。
第三,企业委托设计公司设计商标标志、包装装潢、形象广告,都要在委托合同中明确设计成果的权利归属,同时保留设计公司的设计过程稿、设计定稿、设计光盘等材料。
第四,企业委托广告发布公司发布广告后,广告发布企业通常会请广告监测公司出具报告证明相关广告已经发布,这些广告监测公司的报告直接证明了带有企业商标的广告宣传时间、范围和强度,对证明企业商标的知名度意义重大。
第五,制作销售合同范本时,最好在合同标的项下列明产品所带商标,而对应的发票也采用“商标+产品”的形式,以便使合同与发票一致,证明使用相关商标的商品已进入市场;数量众多的合同、发票结合在一起,还可以证明带有企业商标的商品的销售数量和销售区域等情况,从而说明企业商标具有较高知名度。
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