在中国,商标申请的实质审查过程中,审查员通常会基于两种理由下发驳回:一是绝对理由,如商标缺乏显著性等问题;二是相对理由,如存在在先相同/近似商标。中国审查员就同一件商标申请基本只会下发一次驳回,并在其中列出所有在先权利、缺乏显著性方面问题。作为中国商标申请人或代理人,我们受益并习惯于这种尽职审查的模式。一般来说,商标管理部门确实应该为商标权人提供这种有效率的行政服务。但遗憾的是,海外商标申请中时有发生的“奇葩”的二次驳回现象,颠覆了我们心目中商标审查员审查专业和可靠形象。为便于中国商标申请人了解海外商标申请中的二次驳回问题,特撰此文。
现列举两件“二次驳回”案例:
案例一:巴基斯坦“ ”商标第32类申请
2012年,巴基斯坦审查员基于三件第30类以及六件第32类含有文字“SNOW”的在先商标驳回了“ ”商标第32类的申请;
2014年,完成第一次驳回复审及听证程序后,巴基斯坦审查员再次基于之前的六件第32类含文字“SNOW”的在先近似商标驳回了“ ”商标第32类申请,出现了二次驳回现象。
案例二:韩国“ ”商标第30类申请
2012年5月,韩国审查员基于在先商标“ ”驳回了以上商标的申请;
2012年10月,通过驳回复审程序克服了前述第一次在先商标阻碍后,韩国审查员基于另一件商标“ ”,又一次驳回了申请商标的申请。
通过以上案例,我们不难看出二次驳回和复审失败驳回裁定的区别。通俗来说,二次驳回是指同一审查员基于不同的理由下发二次驳回。比如说,两次基于不同在先近似商标下发驳回;或一次基于在先商标下发驳回,一次基于缺显理由下发驳回。二次驳回中,两次驳回理由之间没有关联性,只是实质审查不彻底导致的后果。而复审失败驳回裁定是指驳回裁定理由是延续第一次驳回的理由;第一次复审中,申请人未克服第一次驳回理由,才会导致商标被审查员裁定驳回申请。
近年来,时常遇到商标申请二次驳回的国家有巴基斯坦、韩国、日本、美国等。出现二次驳回的原因是什么呢?从以上两个案例中,我们能看到两类典型原因:
一、驳回通知有误,审查员主动纠错
在案例一中,审查员在听证程序中解释了下发第二次驳回的原因:第一次驳回通知中出现了与申请商标类别不同的引证商标,即第32类申请商标被基于第30类近似商标驳回。根据巴基斯坦商标评审标准,这属于错误驳回,而不是跨类别近似。鉴于此,审查员在复审时,下发了第二次驳回通知。第二次驳回通知中删除了不同类别的引证商标,仅保留第一次驳回通知中与申请商标同类别的引证商标。尽管这是审查员的错误,申请人仍需在两次驳回通知中规定的两次复审期限内分别提交复审,以维持申请商标的效力。
二、商标审查出现遗漏
案例二出现二次驳回是由于审查员的“漏审”。即,驳回复审审查中,审查员发现第一次实质审查过程中出现遗漏近似商标的情况,追加第二次驳回。
另外,在韩国商标审查程序中,还存在一种“意见/反对函”制度,即韩国在先权利人发现在后申请的商标可能侵犯其在先权利时,有权向审查员致函,提示审查员基于其在先权利下发驳回。这种制度有利于在先权利人主动维护其在先权利,但却导致了韩国商标申请有可能会遇到二次驳回。商标申请人多次复审,造成了获得韩国商标权的成本增加。
海外商标申请中存在的二次驳回费时费钱,无疑令商标申请人“生厌”。但值得庆幸的是,一般同一行政审查机构,最多只会下发两次驳回。对于争取商标权的国内申请人来说,耐心及信心无疑是争取商标权、克服二次驳回的关键,申请人无需畏惧。
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