牙买加是加勒比海岛国,大名鼎鼎的飞人博尔特就出生在这里。近年来,牙买加和中国在各领域的合作关系发展迅速,因此牙买加市场吸引了很多国内企业的目光。产品销售离不开品牌,在牙买加注册商标等于推开了牙买加市场的第一扇门。牙买加的商标注册程序并不复杂,顺利的话一般10-12个月左右就能拿到注册证。但是往往天不遂人愿,申请中常常遇到各种障碍。今天笔者就跟大家聊一聊常见的两大注册障碍,官方驳回和第三方异议及其应对措施,希望可以帮助国人在牙买加顺利注册商标。
一、第一大障碍之官方驳回
驳回原因一:申请商标涉及TK(traditional knowledge传统知识)、TCEs(traditional cultural expressions 传统文化表述)。
牙买加政府注重保护境内的传统知识(以下简称TK)、传统文化表述(以下简称TCEs)以及本土传统社区文化,并积极参与世界知识产权组织(WIPO)倡导的保护传统文化等一些列活动。受此影响,牙买加知识产权局(以下简称JIPO)在审查商标申请时,对违反相关规定的商标予以驳回。值得注意的是,JIPO对涉及TK和TCEs的商标审查非常严格。即使商标有其他含义,但只要在牙买加被认为是包含与TK和TCEs相关的内容,该申请也会被无情驳回。
对涉及与TK和TCEs相关的驳回时,申请人可选择以下几种应对措施:
1)放弃申请商标的部分专用权;
2)对申请商标进行限制;
3)声明自己与TK或TCEs相关组织的关系或已取得使用许可。
驳回原因二:申请商标拟保护商品或服务是尼斯分类的群组名称。
遇到这种驳回,估计很多申请人会恼火,因为很长时间内,牙买加是接受尼斯分类大类名称作为指定的商品或服务的,并且默认全类保护。但是根据JIPO最新规定,自2015年3月4日起,所有商标申请必须说明具体保护的商品或服务名称,不再接受大类名称。
应对措施:申请人只能从尼斯分类中挑选具体的商品或服务以免官方下发驳回。不过,据我们了解,JIPO接受美国专利商标局(USPTO)官方网站上建议的商品或服务名称,这一消息总算让我们稍感欣慰。
驳回原因三:在先商标。
这是个老生常谈的问题,在很多国家也会遇到。
应对措施一:撤销在先商标。
牙买加商标法修订案规定,对于已注册商标,有三种方法可以将其从注册簿上消除:撤销、无效和商标所有人主动放弃。在此我们只谈撤销。如果第三方提出撤销申请,而注册商标的确存在撤销申请前五年内,没有在指定商品或服务上善意使用的,且商标注册人不能对没有使用提供正当理由的,第三方的撤销申请将被官方核准。关于前述“连续五年不使用”有两种特殊情形,。第一种,注册商标曾使用过的情形,即如果商标权人在第三方提出撤销申请前善意使用过该注册商标,但自撤销申请之日起向回追溯,不使用状态已连续满五年的,且不能对此提供正当理由的,该使用因发生的时间过久,第三方还是能够据此撤销该商标。第二种,注册商标曾满足五年未使用情形的,即商标权人的确在撤销申请之日之前,存在连续五年未使用的情形,但之后又开始使用,因“连续五年未使用”状态被之后的“使用”而阻断,则该商标将无法被撤销。对于前述所说的之后使用,如果发生在撤销申请之日前的三个月内的,不视为该注册商标的使用。推测该例外规定是为了排除注册人在获悉第三方将对自己的注册商标提出撤销之后,而进行的使用,该使用不能被视为“善意”使用,因此,不被法律所认可。除了连续五年不使用可能被撤销外,还可以基于因注册人的疏忽,导致该商标成为行业内的通用名称提出撤销。
应对措施二:与在先商标所有人签订共存协议
JIPO接受共存协议。只要向JIPO递交一份与在先商标所有人签订的共存协议,则可据此克服因在先商标导致的官方驳回。共存协议内容的大致要求包括:使用在先商标所有人公司的信笺;体现允许共存的商标的申请号;同意在后申请人的注册和使用;在先商标所有人代表职位、签字和盖章。
除此之外,与审查员争辩,联系在先商标所有人洽谈商标转让等也是有效的并被经常使用的方法。
二、第二大障碍之第三方异议
商标通过官方审查后,通常会进入异议公告期。在牙买加,异议公告期是自商标公告之日起两个月内,任何人都可以基于绝对理由或相对理由对公告中的商标提出异议。如果申请人的商标被第三方异议了,我们建议可以从以下几个方面考虑:积极准备异议答辩;与异议人和解;申请异议延期等。这里特别强调一下异议延期。因为在2013年商标法修订之前,异议公告期是不能延期的。而修改后的商标法规定,只要双方同意,审查员会允许延长两个月的异议期,及冷却期(cooling-off period),最多可延长6个月。
以上就是笔者总结的克服两大注册障碍的一些方法,希望能给国内申请人在牙买加注册商标时带来一些启示,也希望越来越多的国内企业走出国门,将中国制造带到世界的每个角落,也将中国品牌发扬光大。
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