一、案件回顾

　　2014年8月，最高人民法院就“广云贡饼”商标异议复审行政纠纷一案①，裁定维持一、二审法院判决，即“广云贡饼”构成第三人在先使用并有一定影响的商标、撤销商标评审委员会准其注册的裁定，再审申请人、商标评审委员会关于第三人从未主动将“广云贡饼”进行商业使用、“被动使用”无法律依据的意见未获支持。在该案中，第三人并未在其茶叶产品上标注“广云贡饼”，“广云贡饼”实际为消费者和公众对第三人茶叶产品的俗称；第三人为证明“广云贡饼”是其在先使用并有一定影响的商标所提供的证据，主要是书籍、报刊等媒体对“广云贡饼”的报道以及行业协会的证明。再审申请人认为前述证据不足以证明第三人对“广云贡饼”进行了商标法意义上的使用，所谓的“被动使用”只是不成熟的学术概念，不能作为判决依据，并引用“伟哥”“索爱”两案，认为这两个案件印证了司法实践对“商标被动使用”理论的否定态度，对此，最高院认为，“某一标志能否成为商标，不在于商标权人对该标志是“主动使用”还是“被动使用”，关键是生产者与其产品之间以该标志为媒介的特定联系是否已经建立”；“所提到的司法持否定态度的另案，或是因为生产者与其产品之间以涉诉标志为媒介的特定联系尚未建立，或是因为商标权人曾明确表示对有关特定联系的建立不能接受，均与本案情况不同”。

　　事实上，最高院上述裁定并非首个认定“被动使用”的案例。早在2011年4月就“陆虎”商标争议一案②，北京市第一中级人民法院曾依据原告路华公司提交的新闻报道或评论文章认定，在争议商标申请日以前，“陆虎”作为英文“LAND ROVER”的中文呼叫已经被中国相关公众广泛认同，具有了区分商品来源、标志产品质量的作用，实质上已经成为“LAND ROVER”在中国的使用标识，并且在汽车领域以及与汽车行业相关的领域形成了一定的影响。2011年9月，该一审判决被二审法院维持③，二审法院进一步指出，虽然这些新闻报道或评论文章并未表明是由权利人主动进行的商业宣传，但仍可以证明中文“陆虎”商标已经与英文“LAND ROVER”指向了同一产品，并进行了商业化的使用。

　　此前，索尼爱立信公司主张“索爱”是相关公众对Sony Ericsson的简称，辉瑞公司主张“伟哥”是相关公众对其Viagra药品的别称，均未获法院支持。2009年3月，北京市高级人民法院在“索爱”商标争议一案④中认为，“被抢注的商标应当由被抢注人自己在商业活动中予以了使用”，但基于以下三个法律事实“这些报道、评论均非索尼爱立信（中国）公司所为”、“在争议商标申请注册之前索尼爱立信（中国）公司未进行任何有关“索爱”产品的生产、销售及宣传等商业活动”、“时至2007年10月左右，索尼爱立信（中国）公司并不认同“索爱”是其公司简称或者是其手机及电子产品的简称”，不能认定“索爱”商标为已经使用并有一定影响的商标。2009年6月，最高院在“伟哥”不正当竞争、侵犯未注册驰名商标权纠纷一案⑤中认为，“报道中虽然多将“伟哥”与“Viagra”相对应，但因上述报道均系媒体所为而并非两申请再审人所为，并非两申请再审人对自己商标的宣传”；“辉瑞制药公司也明确声明“万艾可”为其正式商品名，并承认其在中国内地未使用过“伟哥”商标。故媒体在宣传中将“Viagra”称为“伟哥”，亦不能确定为反映了两申请再审人当时将“伟哥”作为商标的真实意思”。2011年12月，北京市高级人民法院在“伟哥”商标异议复审行政纠纷一案中⑥指出，“他人未注册（驰名）商标和他人在先使用的商标，均应当是权利人自己主动在中国的使用，且应当是具有商业性质的使用”，并据此维持了商标评审委员会关于第1911818号“伟哥”商标准予注册的裁定。

　　“伟哥”、“索爱”两案在法律事实上确实各有特殊案情，比如“伟哥”案中，辉瑞公司自己在Viagra药品上标注有对应的中文名称“万艾可”，“索爱”案中，索尼爱立信公司副总裁曾经公开声明，将索尼爱立信或Sony Ericsson称为“索爱”是不能接受的，这是与后来判决结果截然相反的“陆虎”、“广云贡饼”两案最明显的区别。但是，这两案的特殊案情并没有引起业内人士的广泛关注，反而两案判决书中关于“主动使用”的必要性的观点持续发酵。在“伟哥”“索爱”两案判决之后，有不少文章认为商标法意义上的使用应该界定为“主动使用”，也就是商标权人主动地将该标志与其商标或者服务结合在一起；媒体、公众等他人对该标志的“被动使用”，不应该为商标权人“创设”权利。

　　最高院在“广云贡饼”裁定中的论述，不仅将“生产者与其产品之间以该标志为媒介的特定联系是否已经建立”设定为未注册商标能否受到保护关键条件，不再严格区分“主动使用”还是“被动使用”，而且对此前的“伟哥”“索爱”两案中未注册商标没有获得保护的原因进行了解释，这实际上终结了媒体报道、公众使用等“被动使用”是否属于商标法意义上的使用的争论。

　　二、美国“公众使用规则”之借鉴

　　美国涉及“公众使用规则”的案例主要有以下几个：1916年7月、1939年11月、1941年1月可口可乐公司（Coca-Cola Co.）分别与Koke Co. of America公司⑦、Los Angeles Brewing Co.公司⑧、自然人Christopher⑨发生的三起侵权诉讼，法院确认“Koke”，“Coke”，“La Coq”与可口可乐公司的商标“Coca-Cola”的昵称（nickname）“Koke”或“Coke”相同或者近似、构成侵权；1980年4月德国大众公司（Volkswagenwerk AG）诉自然人Hoffman就其开设的“The Bug House”汽车修理店侵犯大众公司甲壳虫汽车（Volkswagen Beetle）的昵称（nickname）“Bug”，构成商标侵权及不正当竞争⑩；1991年7月，美国全国有线电视协会（National Cable Television Association）与美国电影电视剪接师协会（American Cinema Editors, Inc）就“ACE”商标一案，基于后者在先使用“A.C.E.”将前者注册的“ACE”服务商标撤销11。几起案件的共同特点是，商标权人都没有将其主张权利的标志主动使用在产品或者服务上，这些商标都是消费者及其他社会公众对商标权人自身及其商标、产品、服务的昵称或者简称。

　　在可口可乐几个案件中，法院的着眼点都在于权利人所主张的昵称与权利人的产品之间是否已经建立起一种被公众广泛理解的、明确的、稳定的关联关系（an understood reference），在这种关联关系已经建立起来的条件下，其他在相同类似商品上使用相同、近似称呼的行为就会损害既有的关联关系，进而导致消费者产生混淆、误认。

　　在大众甲壳虫一案中，法院认为“一个通用词汇通过公众的使用可以衍生出第二含义，用以专门指代特定商品；因此，一个商品的昵称可以作为商标进行保护，条件是该商品的生产者也采用该昵称或者不反对公众使用12”。在该案中，法院还阐述了兰哈姆法的双重目标：首先是保护社会公众，以使公众在购买带有其非常熟悉的某一特定商标的产品时，能够确信其获得的是想要的那个商品；其次，是保护商标权人的投资，商标权人花费了时间、精力和金钱将其商品推介给公众，因此商标权人的投资不能被他人侵吞和滥用13。

　　在“ACE”商标争议一案中，法院对“公众使用规则”做出了更为清晰的阐释：首先，他人对某一商标或商号的公众使用，可以视为他人代表申请人使用,使用产生的利益也可以归属于申请人14。第二，没有进行商业使用不构成申请人撤销争议商标的障碍15。值得注意的是，在该案中，美国全国有线电视协会提出虽然其注册在后，但其使用行为产生的影响力已经远远超出美国电影电视剪接师协会，对此，法院认为，尽管美国全国有线电视协会使用“ACE”获得了更为广泛的声誉和影响，但这只能视为是损害后果，假设法院因为在后使用比在先使用更为知名就支持在后使用者，那么就相当于接受了“强权即公理”的逻辑16。

　　三、“被动使用”商标受保护的合理性

　　为什么会存在商标“被动使用”的情况？两个原因：第一，该商标标志与商标权人在最初宣传、推广、生产、销售商品或服务时使用的商标标志不同；商标权人“主动使用”的商标标志或由于拗口(比如“Coca-Cola”)，或由于过长(比如“索尼爱立信”)，或由于属于外文词汇(比如“LAND ROVER”),消费者、媒体和其他相关公众为了呼叫的方便或者纯粹出于喜爱，用其他更为顺口、简洁或者符合当地语言习惯的翻译用来指代“主动使用”的商标标志。

　　公众使用的商标标志凭什么可以为他人“创设”权利？笔者认为至少有两个理由：第一，该商标标志并非凭空产生的，而是专门用来指代商标权人及其注册使用的其他商标标志的，如果该商标标志与商标权人注册使用的其他商标标志之间唯一、对应的关联关系已经确立和存续，那么在某种程度上可以把该商标标志作为商标权人注册、使用的其他商标标志的“近似商标”，纳入到“禁用权”范围之内。第二，如果消费者、媒体和其他相关公众普遍能够理解前述关联关系，这从一个侧面也反映了商标权人的营销努力和商业成功。

　　当然，笔者认为对“被动使用”的商标标志进行保护，最关键的考量因素并不在于为商标权人“创设”某种权利或者这种权利来源是否正当，而是要保护消费者等社会公众的利益。既然消费者、媒体等社会公众已经将某一俗称、简称、翻译与特定商品或者服务的提供者唯一对应起来，那么他人再使用相同或者近似的俗称、简称、翻译，势必造成消费者的混淆、误认，这一方面会损害特定商品或者服务提供者的利益，但更重要的是损害了相对于私人权益具有优位性的公共利益和公共秩序。

　　四、“被动使用”商标受保护的条件

　　最高院在“广云贡饼”一案中，已经明确“被动使用”商标能否获得保护的关键是“生产者与其产品之间以该标志为媒介的特定联系是否已经建立”，笔者试着将这一条件概括为“特定联系的确立和存续”。通常来说，报刊、杂志、影视、书籍以及其他权威机构、行业组织的使用，都可以用来支持“特定联系的确立和存续”。这一条件本身就有“量”的要求，也就是说这种“特定联系”的理解和接受需要在相关公众中具有普遍性，达到“具有一定影响”的程度，这和我国商标法中对“在先使用并有一定影响的商标”的要求一致。此外，该标志的指代关系至少在相关行业领域需要明确、唯一，且不能是通用名称。在可口可乐公司（Coca-Cola Co.）诉Koke Co. of America公司一案中，法院并没有支持可口可乐公司对“DOPE”的权利要求，理由是“DOPE虽然在某些地区曾经也用来呼叫可口可乐，但是这一词汇也可以同样用来呼叫任何其他带有轻度毒性、有致晕效果的东西17”。如果一个标志的描述性功能大于特定的指向性功能，那么其受保护的基础也就不存在了。

　　值得注意的是，如果某一商标标志的俗称、简称、翻译并不唯一，这是否影响“特定联系”的判断？回答是否定的。公众使用缺乏统一性，尤其是对某一商标标志的翻译可能存在多个版本，比如国人耳熟能详的著名红酒品牌“LAFITE”，多被音译为“拉菲”，但也有人译为“拉斐”或“拉菲特”；但无论是“拉菲”“拉斐”还是“拉菲特”，都指向同一个产源，就是法国罗斯柴尔德家族拉菲酒庄出产的红酒。在可口可乐公司的三个案例中，无论是被拼写为“Koke”还是“Coke”，两个词都能确定地指代“Coco-Cola”18。在陆虎一案中，吉利公司也指出，“LAND ROVER”在中国有多种依习惯不同的中文叫法，有罗孚、罗佛、路华等，并不一致；但这并没有影响法院认定特定联系的成立。

　　当然，如果某一商标标志的权利人反对公众使用某种俗称、简称、翻译来指代其商标标志，那么“特定联系”在很大程度上就被切断了，根据意思自治原则和商标权的私权属性，“被动使用”受保护的合理性也就不存在了。至于权利人并不反对，但主动启用了其他翻译，如“伟哥”案中辉瑞公司自己注明的“Viagra”的中文名称为“万艾可”，这是否就切断了或者排除了“伟哥”和“Viagra”的“特定联系”，这是一个见仁见智的问题，笔者个人意见认为，辉瑞公司主动使用“万艾可”并不影响“伟哥”与“Viagra”在相关公众的心目中已经建立和存续的特定联系。

　　注：

　　① 详见最高人民法院“（2013）知行字第40号”《行政裁定书》；各方当事人为：再审申请人杜埔芳，一审被告商标评审委员会，第三人广东茶叶进出口有限公司。

　　② 详见北京市第一中级人民法院“（2011）一中知行初字第1043号”《行政判决书》，各方当事人为：原告英国路华公司，被告商标评审委员会，第三人吉利集团有限公司。

　　③ 详见北京市高级人民法院“（2011）高行终字第1151号”《行政判决书》。

　　④ 详见北京市高级人民法院“（2008）高行终字第717号”《行政判决书》；各方当事人为：上诉人刘建佳，被上诉人索尼爱立信移动通信产品（中国）有限公司，被上诉人商标评审委员会。

　　⑤ 详见最高人民法院“（2009）民申字第312号”《民事裁定书》；双方当事人为：再审申请人辉瑞有限公司、辉瑞制药有限公司，再审被申请人江苏联环药业股份有限公司、北京健康新概念大药房有限公司、广州威尔曼药业有限公司。

　　⑥ 详见北京市高级人民法院“（2011）高行终字第920号”《行政判决书》；各方当事人为：上诉人辉瑞有限公司，被上诉人商标评审委员会，被上诉人广州威尔曼新药开发中心有限公司。

　　⑦ Coca-Cola Co. V. Koke Co. of America, 亚利桑那州地区法院，1916年7月6日，案号：235F.408

　　⑧ Coca-Cola Co. V. Los Angeles Brewing Co., 加利福尼亚州地区法院，1939年11月6日，案号：1F.R.D.67

　　⑨ Coca-Cola Co. V. Christopher，密歇根州地区法院，1941年1月23日，案号：37 F.Supp. 216

　　⑩ Volkswagenwerk AG V. Hoffman， 南卡罗莱纳州哥伦比亚地区法院，1980年4月23日，案号：489 F.Supp.678

　　11 National Cable Television Association V. American Cinema Editors, Inc, 美国联邦巡回上诉法院，1991年7月2日，案号：937 F. 2d. 1572

　　12 原文如下：A word can develop secondary meaning by public image of the word to designate a particular product; thus, a nickname for a product is protectible as a trademark if the owner of the product adopts it or allows public to use it without protest.

　　13 原文如下：Finally, this Court is mindful of the two-fold purpose of the Lanham Act: one is to protect the public so it may be confident that, in purchasing a product bearing a particular trademark which it favorably knows, it will get the product which it asks for and wants to get. Secondly, with the owner of a trademark has spent energy, time, and money in presenting to the public the product, he is protected in his investment from its misappropriation.

　　14 原文如下：Public use of trademark or trade name by others inuring to claimant’s benefit can reasonably be deemed use “by” that party in sense of use on its behalf.

　　15 原文如下：Failure to show use in commerce is not bar to petitioning for cancellation of registration of mark.

　　16 原文如下：Regardless of the amounts Cable’s expended to popularize its ACE Awards, we can reach no other conclusion but that it acted at its peril. If we assume, as Cable asks us to, that its ACE Awards have become better known than Editors’, it still cannot prevail. In essence, would have to hold that “Might makes right”.

　　17 原文如下：the owner of the trademark “coca-cola” cannot restrain a competitor from using the word “dope”, though in some places that word was used to call for coca-cola, since it equally would have been used to call for anything else having about it a faint aureole of poison.

　　18 原文如下：When I asked for “coke”, however it is spelled, I expect to get Coca-Cola.