发明人在完成一项发明创造之后,为使其发明创造获得专利保护,首先应当提交请求书、说明书及其摘要和权利要求书等文件。
根据《专利法》第59条第1款的规定:发明或者实用新型的保护范围以其权利要求的内容为准,说明书和附图可以用于解释权利要求的内容。
可见,权利要求书和说明书撰写的好坏直接影响到该项发明创造能否获得《专利法》保护,或能否尽快获得《专利法》保护,以及能否获得最佳的保护范围,其中权利要求书的撰写方式和撰写质量直接影响着发明或实用新型专利的保护范围和在专利侵权诉讼中的作用。
按照专利权的产生和应用过程来讲,一般可分为三个重要的阶段:第一阶段为授权阶段,即申请人提出的申请能否获得国家知识产权局的授权;第二阶段为维权阶段,即专利权人在获得专利权后,以侵权诉讼的方式维护自己的合法利益;第三阶段为无效阶段,即被诉方根据专利法的规定,就涉案专利向专利复审委员会提出无效宣告请求。
上述几个阶段对于一件专利来讲都具有决定性的作用,任何一个阶段的“失败”,都有可能使该专利的效力大打折扣,尤其是第一阶段和第三阶段,甚至会使该专利的生命周期戛然而止。
因此,代理人在撰写专利权力要求书时,不得不未雨绸缪,对这三个阶段可能出现的情况进行预判,并制定具有针对性的策略。
为了能够为申请人争取更大的利益,代理人在根据申请人提供的技术交底书撰写权力要求书时,应尽可能地扩大专利权的保护范围,以便在将来的侵权判断中获得有利的地位。
当然,若抛开第一阶段和第三阶段,单就第二阶段来讲的话,专利权的保护范围肯定是越大越好,但考虑到第一阶段和第三阶段,专利权的保护范围并非越大越好。
首先,在第一阶段,审查员在审查过程中评价该专利申请各权力要求的创造性时,由于专利权概括了过大的保护范围,使得审查员会更容易检索到影响其创造性的对比文件,从而得出对该专利申请不利的审查意见,最终导致无法获得专利权,或仅获得保护范围很小的专利权。
其次,在第三阶段,过大的专利权保护范围,使得被诉方会更加容易找到影响其创造性的证据,从而使该专利权的稳定性受到极大的威胁,可能会产生比第一阶段更加严重的后果,即专利权无效。
针对上述专利权授权、稳定性与保护范围之间的关系,一般的解决方案是逐步递进地“层层设防”,即代理人在预见专利权保护范围可能过大的情况下,有计划地在独立权利的各从属权利要求中逐步缩小保护范围,这种撰写方式的一大好处就在于,当权利要求1因保护范围过大而不能获得授权或被宣告无效时,可以将候补的权力要求2、3、4……提升为独立权利要求,从而使专利权始终有效,若设计得当,能使其在经历第一阶段和第三阶段之后,仍具有合理的保护范围。
笔者在实际撰写工作中也时常采用这种方法,但也发现该方法在看似十分有效的表象下,也隐藏着一定的风险,这种情况虽具有一定的特殊性,但也应该引起代理人的重视。
例如:一件产品的发明专利,在申请人提供的技术交底书中,该产品包括的技术特征有A、B、C和D,当该产品同时具备这四个技术特征时,其获得的技术效果最佳,代理人在分析该产品后,意识到该产品在只具备技术特征A的情况下,也能获得一定的技术效果,而且技术特征B、C和D的技术效果是递进的,因此为了能够撰写出保护范围较大的权利要求,代理人采用了如下撰写方式:
权利要求1:其特征在于,包括技术特征A……。
权利要求2:其特征在于,包括技术特征B……。(由于引用关系,实际包括A+B)
权利要求3:其特征在于,包括技术特征C……。(由于引用关系,实际包括A+B+C)
权利要求4:其特征在于,包括技术特征D……。(由于引用关系,实际包括A+B+C+D)
将权利要求的布局分为四层,其保护范围逐步缩小,直到权利要求4才落实到技术效果最佳的技术方案。显然,这种权利要求的撰写方式具有更大的保护范围,即使在第一阶段和第三阶段中,权利要求1、2、3被依次否定,最终依然有可能保住权利要求4。
那么,是否就可以认为这种撰写方式完美无缺呢?笔者认为,并非如此。我们来做如下分析,在第一阶段,由于权利要求1仅具有技术特征A,因此会导致审查员更容易分析判断其创造性,若审查员能检索到破坏其创造性的对比文件,显然无法顺利获得授权,接着审查员会评价权利要求2的创造性,在权利要求1不具有创造性的前提下,审查员在评价权利要求2时,权利要求2的区别技术特征不再是A+B,而是仅剩下技术特征B,若技术特征B的创造性偏低,则有可能出现与权力要求1相同的结果,以此类推,直到权利要求4,审查员有可能得出权利要求4也不具备创造性的审查结论。同理,在第三阶段,被诉方也有可能以上述方式提出无效宣告请求。
可见,上述层层设防的撰写方式在获得了较大保护范围的同时,也容易使人对其创造性做出偏低的评价,从而给审查员或第三人留下了逐个击破的机会,最终使原本能够获得专利权的权利要求4无法获得专利权或存在被无效的风险。
因此,当代理人发现自己撰写的案件存在此类风险时,不应冒然应用逐步递进的撰写方式,而是应当在适当评估之后,采取较为保守的写法,也就是说,在授权、权利稳定和保护范围之间,选择授权和权力稳定,以期在保护范围方面做出的让步来换取授权或权利的稳定。
由于专利权的创造性审查,对对比文件的篇数有一定限制,实用新型一般不超过两篇,发明一般不超过三或四篇,因此,这种保守的权利要求,一方面可以避免被审查员检索到的对比文件直接破坏创造性,另一方面可以从“组合发明”的角度出发来提高其创造性。
此外,还可以从以下几方面入手,来决定是否在保护范围上做出妥协:
1)深入了解背景技术,正确评估技术特征A、B、C、D对创造性的贡献。
2)进行适当的检索,避免撰写的权力要求明显不具有创造性。
3)从实际应用的角度出发,合理推断缩小保护范围之后,是否会出现绕过专利权的情况出现。
4)最后一点,也是十分重要的一点,征求申请人的意见,确定申请人需要怎样的保护范围。
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