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涉外专利转让合同纠纷的司法管辖问题初探

更新时间：2018-03-16
作者：北京市集佳律师事务所 范相玉　　近日，笔者代理某韩国企业，在该韩国企业与一家日本企业之间的专利转让合同纠纷中取得一审胜诉。本案涉及诸多法律问题，本文仅就涉外专利转让合同纠纷的司法管辖问题进行探讨。　　一、背景介绍　　专利作为跨国企业的重要资产，其既具有跨国性，又具有地域性。地域性是指专利权需要在一国或一地区注册生效才在该国产生效力，跨国性是指很多专利权都是先在某一国申请了专利后，再通过国际条约的途径延伸至其他国家获得在该国的专利权。在涉及这类专利的跨国技术转移、企业并购中，有关争议解决条款中的法院管辖应该如何约定，以及出现了相关诉讼应当由哪国法院管辖就成了一个难题，尤其是如果出现了专利转让合同中涉及中国专利权，约定管辖法院为外国法院的情况，双方将可能出现如何选择管辖法院的争议。　　某韩国企业的一位前员工，曾于1991年至1998年间在该公司从事技术研发工作。后该韩国企业发现，这名前员工所研究的多项技术，由该前员工本人或以其朋友为法定代表人的另一日本企业率先在日本提出了专利申请，并以该日本专利申请为优先权，在韩国、美国、中国等地申请了多项专利，并随后获得授权。　　在发现上述情

商标有45个类别，为何是TA申请量近年位居榜首

更新时间：2018-03-13
作者：北京市集佳律师事务所 赵雷　　近年来随着我国经济的飞速发展，中国市场的重要性越来越凸显，同时随着我国不断加大知识产权的保护力度，全社会的商标意识也不断提升，商标申请量也随之快速增长。根据近期国家工商行政管理总局公布的最新数据显示，2017年我国商标注册申请量574.8万件，同比2016年增长了55.7%，申请量和增速均创历史新高。从2010年的107.2万件增长到2017年的574.8万件，八年间商标注册申请量增加了467.6万件。　　在我国商标注册的申请总量近些年来不断增长的同时，笔者注意到2017年申请量排名前五位的类别分别为：第35类，共计497323件；第25类，共计441246；第30类，共计269651件；第9类，共计260981件；第43类，共计211593件。笔者从事知识产权工作16年，印象中过去很多年第25类都是申请量最多的类别，为何近些年第35类会超越第25类成为商标申请量最多的类别，带着这样疑问，笔者分析如下：　　首先，从服务本身看，依据《类似商品和服务区分表》（2017文本），第35类主要包括广告、商业经营、特许经营的商业管理、市场营销、替他人推销、

涉外商标保护之商标检索的意义和现状

更新时间：2018-02-02
作者：杜燕霞　　在国外进行商标注册，是否需要提前进行检索呢？不少企业有这样的困惑。首先，检索的成本太高，国外律师的检索费和提交一件注册申请的代理费差不多。其次，对于公司的核心商标而言，哪怕检索出在先商标，也必须申请，从而认为商标检索的意义不大。于是，不少企业选择了直接提交注册申请，等待官方的审查结果。既然如此，那么商标检索是否真的有必要呢？ 　　在讨论检索的意义前，我们首先要明确下什么是商标检索。商标检索，通常也称为商标查询，是指在商标注册申请前，对商标注册和使用进行的可行性的评估。有过商标注册经历的企业都明白，商标是有门槛的，需要满足显著性、区分性（足以与其他在先商标区分开来，排除致使在来源混淆的可能性）等要求，因此在选择某个标识作为商标之前，需要对其是否满足商标基本要求、能否注册成功、可否投放市场进行评估。这一评估过程，便是本文旨在讨论的商标检索。　　既然商标检索是评估商标注册和使用的可行性的，那么商标检索结果揭示的，就是商标注册和使用的风险，即商标注册不能的风险和使用不能的风险。字面来讲，注册不能的风险是指商标存在驳回风险、异议风险等，可能致使商标无法成功注册。使用不能的风险

专利申请文件的撰写

更新时间：2018-02-02
作者：高岩　　专利申请文件作为一件专利的核心部分，兼具技术性和法律性，承载了专利申请的关键技术信息和法律信息。其质量高低对于专利能否授权、专利权是否稳定以及能够有效保护发明人的核心权益具有重要意义。因此，专利申请文件的撰写是一项对代理人要求较高的工作，如何在专利申请文件中准确地体现申请人期望的保护范围，并且以准确、宽泛的方式记载申请人的技术方案，是从事撰写工作的代理人需要认真思考的问题。　　专利撰写是一个从无到有的过程，为了使得所写出的专利文件不仅仅是申请人所提供的材料的简单罗列，代理人需要站在发明人的角度对技术方案进行深入和透彻的理解。并且，代理人还需要从专利法角度对技术方案进行提炼、总结甚至扩展，从而帮助申请人确定合理的保护范围，规避可能的风险。　　在实际工作中，一方面，代理人要与发明人认真沟通，理解其应用背景、技术细节等。并且，还应当发挥主观能动性，配合或帮助发明人对技术方案进行深入挖掘。在这个过程中，由于发明人的思考角度往往与代理人不同，他们通常更关注于所提出的技术方案相对于最接近已有技术的改进，过度着眼于技术细节。因此，需要代理人从法律角度给发明人提供一些引导，比如识别一

浅谈区别技术特征为公知常识的答复问题

更新时间：2018-01-26
作者：纪志超　　专利的审查意见中，审查员在评价创造性时，经常采用“根据公知常识，本领域技术人员容易想到本发明的技术方案，并能预期其技术效果”，“由对比文件结合公知常识能够得到本申请权利要求所请求保护的技术方案”的审查意见来否定专利的创造性。由于现行《专利法》以及《审查指南》中关于“公知常识”并没有明确的定义，代理人在答复审查意见的过程中，常常出现针对区别特征是否为“公知常识”与审查员各执一词、争论不休的现象。那么在面对审查意见中有关区别技术特征为“公知常识”的意见时如何才能更加有效地说服审查员呢？　　一、理论依据 　　《审查指南》中有关“公知常识”的论述内容主要出现在创造性的相关部分：　　“（3） 判断要求保护的发明对本领域的技术人员来水是否显而易见　　在该步骤中，要从最接近的现有技术和发明实际解决的技术问题出发，判断要求保护的发明对本领域的技术人员来说是否显而易见。判断过程中，要确定的是现有技术整体上是否存在某种技术启示，即现有技术中是否给出将上述区别特征应用到该最接近的现有技术以解决其存在的技术问题（即发明实际解决的技术问题）的启示，这种启示会使本领域的技术人员在面对所述技术

何为商标法意义上的使用——再论定牌加工

更新时间：2018-01-26
作者：李兵　　关于在仅用于出口的委托生产过程中使用商标的行为，即通说的定牌（贴牌）加工行为，是否构成商标法意义上的使用，进而是否构成商标侵权是个由来已久并争议巨大的问题。近些年来，尤其是新商标法生效后以最高院的“PRETUL”案、浙江高院的“ROADAGE”案以及江苏高院的“东风”案为代表的几个有较大影响的案件裁判以来，关于定牌加工的商标使用和侵权问题的争论更是被推到了前所未有的高度。最高院在“PRETUL”案中近乎首次表态的判例并未给长久以来的争论带来最高司法层面的解决，反而被其后裁判的“ROADAGE”案以及“东风”案进行了“挑战”，使得这个问题成为十足的热点。　　笔者认为，从法理上来讲，除非法律创设特例，一个法律概念在一部法律规范中的理解和适用应当是统一的，而非可以根据不同的案件出现相反的理解和适用方式。而这一理解和适用的标准只应掌握在立法机关手中，在立法机关未做出改变与调整之前则应充分尊重最高司法裁判机关，即最高人民法院，的决定。各级人民法院以及其他行政执法机关不应凭借自身的判断或者出于政策、社会效果等方面的考量在法律概念的理解和适用这一原则问题上与立法机关和最高人民法院意